STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
TRIBUNALE DI MONZA
Ordinanza 26 maggio 2001
Cybersearch
contro
Francesca Sansone
Nel procedimento cautelare avente ad oggetto inibitoria industriale promosso da
CYBERSEARCH s.a. nei confronti di SANSONE Francesca, R.G. n. 3522/01,
il G.p.c.,
sciogliendo la riserva di cui al verbale del 10.5.01, perenti il 22.5.01 i
termini concessi alle parti per deposito di memorie e documentazione, letti gli
atti ed i documenti di causa, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
premesso che
1) Sulla legittimazione
attiva di Cybersearch - in via pregiudiziale deve rilevarsi l'infondatezza
dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Cyberserach s.a.:
infatti il documento allegato alla memoria 17.5.01, portante in calce la data
del 11.5.01, e consistente in una visura delle risultanze del Registre de
Commerce francese, riporta l'avvenuta variazione della denominazione sociale da
Advice a Cybersearch, datandola 17.2.00 (deposito avvenuto il 22.3.00, in modo
conforme a quanto sostenuto nel ricorso); il documento è utilizzabile in questo
giudizio (ove il modulo di cognizione è “sommario”, benchè proveniente da
un'autorità amministrativa estera, e non prodotto in "originale"
(d'altro canto, avendo il documento valore di certificazione, l'originale
consiste propriamente nella. dichiarazione dell'autorità relativa al fatto del
quale ha contezza, a meno di non contestare la provenienza dell'atto, con
l'onere tuttavia di fornire idonei elementi atti a suffragare l'affermazione);
il documento allegato viceversa dalla resistente il 22.5.01 (a prescindere dal
fatto che era stato autorizzato unicamente il deposito di una memoria
illustrativa, e non di documentazione) non può ritenersi prova contraria, non
consistendo in una visura "storica" del soggetto iscritto (ragion per
cui è logico che non riporti in modo completo le vicende pregresse);
2) Sulla natura arbitrale
del procedimento di cui aIl'art.15 delle Regole di Naming. - appare fondata
invece l'eccezione di parte resistente relativa alla pendenza di giudizio
arbitrale irrituale relativo alla stessa controversia qui azionata in sede
cautelare; la resistente infatti ha dimostrato l'avvio del procedimento
arbitrale previsto dall'art. 15 delle regole di Naming (prodotte in parte dalla
ricorrente, ma agevolmente reperibili all'interno del sito www.nic.it, sì da
considerarsi rientranti addirittura nella sfera del "notorio"), da
parte della stessa ricorrente, ove le argomentazioni esposte sono
sovrapponibili in buona sostanza a quelle redatte a corredo del ricorso; il
procedimento in questione appare qualificabile effettivamente come arbitrato
irrituale, in sintonia con la definizione in tal senso contenuta nelle stesse
regole del Naming, atteso che, nonostante l'utilizzo diffuso di espressioni
linguistiche tipiche dell'attività giurisdizionale, dirimente risulta la
previsione di poteri'" cautelari" in capo al collegio arbitrale in
pendenza della procedura (art. 15.5);
infatti, com'è noto, tale potestà è preclusa nell'arbitrato rituale dall'art.
818 c.p.c., sicché l'interpretazione della clausola, nel senso che la stessa
possa avere un'efficacia giuridica (arg. ex art. 1367 c.c.), deve condurre alla
qualificazione in termini di irritualità;
in sostanza la clausola compromissoria in questione risolve il problema,
caratteristico dell'arbitrato irrituale, della compatibilità del modulo di
soluzione pattizio della controversia eletto dalle parti con l'eventuale
insorgere di esigenze di urgenza, abilitando il collegio decidente a porre in
essere decisioni interinali e provvisorie, sempre basate sul consenso
preventivo delle parti, ed aventi natura ed efficacia contrattuali;
la inesecutività con i mezzi giurisdizionali dei provvedimenti in questione nel
frangente è supplita dalla competenza ad attuarli in capo ad un soggetto terzo
inter partes (la RA), che garantisce l'ottemperanza spontanea;
questo Giudice reputa altresì che identica sia la causa petendi dei due
"giudizi" (in caso contrario, se cioè il Collegio arbitrale dovesse
decidere sulla base di disposizioni esclusivamente contrattuali, nessun
ostacolo potrebbe sorgere sul piano della disponibilità della tutela cautelare
ordinaria a tutela dei diritti assicurati dall'ordinamento giuridico generale:
cfr. i rapporti fra il Giurì del CAP e la tutela ordinaria davanti al Giudice,
sulla base della disciplina sulla proprietà industriale e sulla concorrenza
sleale);
infatti il Collegio arbitrale decide "secondo equità", sulla base
delle regole di Naming e delle norme dell’ordinamento italiano (art. 15.6);
analoga conferma nasce dall'esame della procedura "amministrativa" di
cui all'art. 16, ove la sovrapponibilità dei termini giuridici è ancora più
evidente, e si menzionano appunto alla tutela del marchio contro l’uso
confusorio del dns (art. 16.6, norma che la stessa ricorrente, nell'atto di
nomina del proprio arbitro, reputa applicabile altresì al procedimento ex art.
15);
al riguardo non è decisivo che la ricorrente agisca qui per chiedere la
inibitoria all'uso del segno, laddove nel procedimento arbitrale il petitum è
ovviamente soltanto la riassegnazione del nome di dominio fatto costitutivo di
entrambe le pretese è infatti, chiaramente ed inequivocamente, la tutela del
marchio Cybersearch contro la contrattazione a mezzo di gestione di sito web,
sicché alcuna causa di merito potrebbe essere instaurata davanti all'Autorità
Giudiziaria all'esito della concessione della cautela invocata;
addirittura, l'oggetto dei procedimento arbitrale appare più ampio, siccome
esteso, in ipotesi, altresì alle situazioni ove il domain name è stato
registrato, eppure non viene di fatto utilizzato, restando il sito inattivo; in
queste ipotesi problematica sarebbe la tutela del segno distintivo, laddove la
procedura di cui all'art. 15 assicura all'instante una tutela
"anticipata" rispetto all'uso effettivo confusorio
ogni perplessità sul fatto che, evidentemente, la tutela cautelare
giurisdizionale offerta dal settore normativo specifico dei marchi registrati
(artt. 61 ss. l. mar.) offre strumenti più efficaci e di più ampia portata, non
può essere nemmeno prospettata, atteso che l'inconveniente discende dalla
scelta di parte ricorrente di sottomettersi alla procedura arbitrale, così
"rinunziando" pro tempore alla tutela giurisdizionale;
ne discende com'è noto la sospensione della tutela cautelare davanti al Giudice
Ordinario;
infatti con il compromesso in arbitrato irrituale le parti
"rinunziano" alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass., n. 12225/1995;
6757/1993), almeno fintantoché non sopravvenga la pronunzia arbitrale;
i firmatari del compromesso insomma tutelano le proprie posizioni giuridiche
surrogando negozialmente l'attività giurisdizionale del magistrato, anche se
probabilmente ciò non configura già una vera e propria "rinunzia” alle
situazioni giuridiche processuali implicate, come invece ritiene la
giurisprudenza appena richiamata, bensì solo un "rinvio" della tutela
giurisdizionale ad un momento successivo, dopo la pronunzia del lodo, sicché la
dottrina ha efficacemente potuto affermare ché l'azione di cognizione è allo
stato solo "prematura";
ne discende comunque, in entrambe le configurazioni teoriche, la carenza
attuale dell'interesse ad agire da parte dell'attore, tanto nella causa di
merito quanto in quella cautelare, attivata ante causam;
l’improponibilità attuale della causa di merito cagiona infatti la
inammissibilità anche della fase cautelare, che dopo la riforma del 1990
presuppone espressamente ed inderogabilmente la successiva ed immediata
introduzione della pretesa in sede ordinaria, persino in quei giudizi, come
quello possessorio, ove in precedenza sembrava potersene prescindere (v. la
nota Cass., sez un., n. 1984/1998;
l'omessa instaurazione del giudizio di merito, e l’impossibilità di iniziarlo
al fine di ottenere un'improbabile "sospensione" dello stesso (ex
artt. 295 o 296 c.p.c.), comporta infatti senza eccezioni l'inefficacia del
provvedimento cautelare reso (artt. 669 octies- novies c.p.c.); in tal senso si
è pronunziata del resto la più recente giurisprudenza (Cass. nn.12225/1995;
6757/1993,citt.; Trib. Bologna, 23 giugno 1997, 13 gennaio 1997; Trib. Torino,
14 aprile 1997; Trib. Reggio Emilia, 26 luglio 1996; Trib. Vercelli, 20 agosto
1996; Trib. Torino, 4 dicembre 1995; Trib. Verona, 18 ottobre 1993; Trib,
Milano, 29 settembre 1993; contra, isolatamente, Trib. Velletri, 13 novembre
1995);
d'altro canto le norme contenute negli artt. 669 quinquIes e octies, ult. cpv.,
c.p.c., sono ritenute pressoché pacificamente applicabili alla sola varietà di
arbitrato "rituale"; un argomento a conferma di quest'impostazione
discenda altresì dall'art. 669 novies1 ult. co., n. 1, sebbene si sia dubitato
persino della sua vigenza, per l'apparente contrasto con l'abolizione del termine
annuale per il deposito del lodo, ai fini dell'exequatur, operata dalla 1. n.
25/1994, dubbio peraltro fugato dalla più recente dottrina, che rileva
opportunamente la diversità dei relativi piani concettuali;
rileva poi il G.p.c. che, se è vero che talvolta la giurisprudenza ha osservato
che "in presenza di patto per arbitrato irrituale le parti non possono
invocare la tutela cautelare se non prospettando, in funzione del futuro
giudizio di merito, la caducazione del medesimo patto per motivate ipotesi di
risoluzione" (Trib. Bologna 23 giugno 1997, cit.), ciò appare possibile,
in astratto, per l'intervenuto mutuo dissenso (art. 1372 c.c.) rispetto al
compromesso, o a condizione che sia effettivamente dimostrata la ricorrenza di
un alterazione della "base negoziale" e della causa del negozio
compromissorio, tale per cui la rimozione dello stesso ripristini la normale
sfera di tutela giurisdizionale; ciò può avvenire attraverso la prospettazione
di un fatto, comune ad entrambe le parti, e non dipendente dalla volontà delle
stesse, nella cui presupposizione esse abbiano stipulato l'accordo;
si potrebbe ad es. dimostrare che la clausola arbitrale fu pattuita nella
presupposizione della non verificazione delle circostanze che rendono
all'attualità urgente, e non procrastinabile, l'intervento del giudice in sede
cautelare, con ampiezza di poteri coercitivi; in tale situazione il G.p.c.
potrebbe al limite adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, funzionali
alla conservazione delle ragioni del ricorrente, e nella prospettiva
de1l'assicurazione degli effetti del giudizio di merito finale, che contempli
altresì la risoluzione del suddetto accordo per i motivi appena enunziati;
d'altro canto non può essere condiviso il recente suggerimento dottrinale di addivenire,
in queste ipotesi, a quanto pare per la sola integrazione del presupposto
dell'urgenza, alla dichiarazione di scioglimento del contratto per
l'impossibilità dello stesso di assecondare la sua funzione tipica, posto che
nel nostro ordinamento la sopravvenuta "inutilità" dell'obbligazione
contratta produce effetti solo in coincidenza con la impossibilità della stessa
(art. 1256 c.c.) la quale richiede ben altre e più radicali ragioni
giustificative;
nulla di tutto ciò è predicabile tuttavia nel presente giudizio, ove anzi la
configurazione del compromesso in termini tali da prevenire eventuali necessità
"urgenti", priva di base fattuale qualunque eventuale argomentazione
fondata sulla clausola rebus sic stantibus
3) Sull’ interesse ad agire di
Cybersearch e sulla ricorrenza del periculum in mora. - ancora in via
preliminare deve osservarsi come questo Tribunale, in sintonia con gli
orientamenti dominanti della dottrina e della giurisprudenza, abbia già
affermato decisamente la natura di segno distintivo del domain name secondario
(Trib. Monza, 25.11.00, Hachette Filipacchi Presse s.a. - Gestioni
Radiotelevlsive s.r.l.; sul punto non occorre più dilungarsi;
va invece osservato, ad ulteriore conferma della non ricevibilità del ricorso,
che in questo procedimento ha agito esclusivamente Cyberserach s.a., società di
diritto francese non stabilita, apparentemente, nel nostro paese; la stessa
indica espressamente come soggetto richiedente la registrazione del domain
name, ed interessato pertanto all'utilizzo dello stesso, evidentemente per
l'esercizio in Italia dell'attività tipica di recruiting on line descritta nel
ricorso, la società controllata Cybersearch Italia s.r.l.;
appare evidente allora che, soprattutto in sede cautelare, il soggetto che può affermare
l'incidenza a proprio svantaggio di un pregiudizio grave ed irreparabile
potrebbe essere solo e solamente Cybersearch Italia s.r.l., e non già la
controllante francese, del resto titolare del marchio;
in sostanza, se anche in astratto fosse da affermarsi la contraffazione del
marchio, non potrebbe certamente negarsi la legittimazione della titolare dello
stesso ad agire in sede ordinaria per reprimere la lesione della privativa; e
tuttavia nessun periculum in mora sussisterebbe nei confronti della stessa, che
non esercita (sulla base delle stesse allegazioni attoree) alcuna attività in
Italia;
diversa potrebbe essere la situazione non tanto se la controllata fosse
licenziataria italiana del marchio (circostanza probabile, ma irrilevante,
atteso che la medesima non ha agito in giudizio, quanto se fosse stata allegata
l'esistenza di un rapporto tale per il danno subito dalla società italiana si
ripercuota immediatamente sulla controllante;
ma nulla in tal senso si rinviene in atti;
in ultima analisi, sembrerebbe che la ricorrente si dolga in realtà della mera
compressione della capacità del marchio di svolgere un'efficace funzione
attrattiva" in Italia (c.d dilution), rivendicando tuttavia una tutela
"allargata" concessa soltanto al titolare del marchio
"rinomato" ai sensi della lett. b del’art.1 L. Mar., al riguardo è
opinione del giudicante, fondata sull'esame sistematico della L. Mar., dei
lavori preparatori, nonché della Direttiva comunitaria del 1988, che la nozione
di "rinomanza" debba essere intesa in termini meno rigidi rispetto
all'elaborazione precedente che aveva riguardato i marchi “celebri" o
"supernotori" (e che presuppone ad es. l’art. 6 bis della Convenzione
di Unione di Parigi, non a caso citata con caratteri di autonomia dalla nuova L.
Mar. a fianco del segno "rinomato": cfr. art. 17, lett. b);
al riguardo non sembrano da sposare nè la prospettiva radicale per cui il
marchio rinomato necessiterebbe di essere conosciuto dalla maggior parte dei
consumatori in generale, senza distinzioni merceologiche (c.d. opzione
"tedesca"), nè quella per cui qualunque marchio utilizzato di fatto,
e pertanto reso “noto” al pubblico, potrebbe giovarsi della tutela
"allargata" (c.d. opzione "olandese", fondata non a caso su
suggestioni provenienti da un ordinamento che attribuisce al marchio una
funzione "attrattiva" autonoma ed ulteriore rispetto a quella
distintiva, tutelando il titolare contro il rischio di dilution in sé);
se per ogni segno originale infatti, anche a prescindere dalla fungibilità fra
i prodotti, e dal pericolo di ingenerare confusione, fosse tutelato l'interesse
del titolare a non subire un depotenziamento della carica attrattiva
extramerceologica del marchio, sarebbe alterata in modo disfunzionale la
concorrenza nel sistema, attraverso la diminuzione ingiustificata, non
compensata da vantaggi significativi, delle potenzialità che gli operatori
possono ricavare legittimamente dal contesto;
al contrario questo Giudice, recependo del resto una recente pronunzia della
Corte di Giustizia comunitaria (sent. 14 settembre 1999, "General
Motors"), le cui statuizioni interpretative sono vincolanti per le
giurisdizioni nazionali che interpretano la normativa di attuazione dei
documenti normativi comunitari, ritiene che sta sufficiente, per riprendere il
citato arresto, una conoscenza da parte di "una parte significativa del
pubblico interessato ai prodotti o servizi. contraddistinti da detto
marchio", elemento da rilevarsi attraverso l'esame de "la quota di
mercato coperto, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso,
nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per
promuoverla";
e tuttavia gli elementi discriminanti di cui sopra non sono stati nè allegati
(se si esclude l'affermazione dei rilevanti investimenti effettuati, tuttavia
non supportata da alcun argomento probatorio> nè tantomeno provati dalla
ricorrente;
4) Sulla contrattazione del marchio Cybersearch e sulla
confondibilità. - questo Giudice deve poi rilevare ad abundantiam che anche
nel merito il ricorso non sembrerebbe assistito dal requisito del fumus boni
iuris, infatti, anche se non possono condividersi le argomentazioni di parte
resistente in ordine alla novità e capacità distintiva del marchio da valutarsi
nel suo complesso, e non già disgiuntamente, in relazione ad ogni singolo
termine linguistico, cosicché all'agglomerato di per sè nuovo Cybersearch non
può negarsi una capacità distintiva minima, sufficiente a qualificarlo
quantomeno come marchio debole, tutelato almeno contro la contraffazione
integrale), nonché alla somiglianza dei segni (essendo la riproduzione
praticamente pedissequa, senza che si possa attribuire alcuna importanza
discriminante alla congiunzione dei due termini ed all'aggiunta del suffisso
.it, che non vengono ricevuti dai destinatari della comunicazione che si avvale
di Internet come elementi di differenziazione rilevanti), difetta in maniera
evidente l’affinità fra i servizi "veicolati” dai due segni distintivi,
sicché alcun pericolo confusorio è prospettabile;
infatti mentre la ricorrente gestisce un servizio di intermediazione nella
ricerca e nell'offerta di lavoro, scopo del sito gestito dalla Sansone è
esclusivamente (e la circostanza non è stata nemmeno contestata) la ricerca di
titoli letterari inerenti al settore della fantascienza;
infatti l'attitudine confusoria dev'essere apprezzata in relazione alla
destinazione, almeno potenziale ed indiretta, delle due attività commerciali
alla soddisfazione dei medesimi bisogni degli utenti finali; si pensi, per fare
un esempio, all'incongruità, ed all'irrazionale effetto monopolistico, della
eventuale tutela del marchio registrato da un mediatore in un settore
merceologico particolare contro un operatore che si avvalga di segno analogo
per svolgere un'attività di intermediario in settore completamente diverso;
nessuna affinità è pertanto predicabile sarebbe incongruo, e strumentale in
realtà alla concessione di una tutela concessa ormai soltanto ai segni
"rinomati", ritenere affini i due servizi basandosi sulla mera caratteristica
comune di espletare un servizio di ricerca di dati;
e questo pur senza dover condividere l'affermazione di parte resistente per la
quale l'utente Internet sarebbe un destinatario di Comunicazioni commerciali
fornito di particolari capacità di attenzione;
e non è possibile infatti attribuire all'utente Internet capacità di
discernimento superiori alla media, non essendo la capacità tecnica di utilizzo
di un bene sofisticato di per sé indice rivelatore dì maggiore
"resistenza" all'inganno confusorio; occorrerà allora discriminare,
all'interno della classe di utenti (ormai tale da confondersi con il novero
generale dei consumatori), fra le singole categorie merceologiche, more solito;
non si ricava allora dal tipo di servizi offerti dalle parti una tipologia dl
fruitore particolarmente sofisticato od "esoterico", tale da
comportare comunque una valutazione di non ingannevolezza nella comunicazione
del segno usurpato, senza contare come l'analisi economica del diritto, in
relazione ai fenomeni di misreapresentation pubblicitaria, abbia ormai
dimostrato l'inefficienza dell’allocazione in capo al destinatario del
messaggio ingannevole di oneri di solidarietà particolari);
tutto da dimostrare, poi, è che il rilevamento del sito organizzato dalla resistente
attraverso un motore di ricerca od uno spider sia idoneo a rendere trasparente
la differenza di contesto, attesa la sinteticità del report dello strumento di
ricerca, tale da non rendere necessariamente il navigatore edotto del tenore
reale del sito;
d'altro canto, i presupposti tipici del grabbing o del cybersquatting, pur
implicitamente adombrati fra le righe del ricorso, non sono stati né allegati
nè dimostrati in termini oggettivi;
la integrale reiezione del ricorso fa scaturire la condanna alle spese,
liquidate in dispositivo;
P Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese di lite, che liquida in Lire 240.000 per spese, Lire1.000.000
per diritti, Lire 5.000.000 per onorari, oltre a IVA e CPA.
Si comunichi.
Monza, 26/05/01
Il G.pc.
dott. DANILO GALLETTI