STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Monocratico
dott. GEREMIA CASABURI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2697 del ruolo generale
degli affari contenziosi dell' anno 1999, avente ad oggetto: tutela marchio
T R A
PLAYBOY ENTERPRISES INC., società
di diritto USA
Elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia 20, presso
lo studio dell’avv. Fulvio Marrucco, che la rappresenta e difende unitamente
agli avv.ti Fabio Angelini e Giovanni Antonio Grippiotti (Foro di Roma)
attore
E
GIANNATTASIO MARIO
Elettivamente domiciliato in Napoli, Riviera di Chiaia 18, presso gli avv.ti Luigi e Luigi jr Campese, che lo rappresentano e difendono.
e
C.S. INFORMATICA DI GILDA COSENZA in persona del legale rappresentante
Elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaia,
piazza Torretta 18, presso lo studio dell’avv. Bruno Campese, che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandro Braccini (foro di Pisa)
convenuti
E
C.N.R. CENTRO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Elettivamente domiciliato ex lege in Napoli, via Diaz 11, presso l’Avvocatura Distrettuale
dello Stato che lo rappresenta e difende
chiamato in causa
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 61 – 63 legge marchi (ma anche richiamando
la normativa in materia di concorrenza sleale e quella a tutela del diritto d’autore) la società Playboy enterprises Inc (d’ora in avanti: Playboy) esponeva di essere titolare, tra l’altro,
del notissimo marchio Playboy,
registrato anche in Italia (in diverse versioni), e – essendo presente su
Internet- di aver anche registrato sin
dal 1994 il nome di dominio playboy.com.
La ricorrente deduceva poi che in rete era apparso un sito web
contraddistinto dl nome www.playboy.it,
concesso dall’autorità italiana il 13 marzo 1998, a seguito di richiesta
di tale Mario Giannattasio; il provider
era la CS informatica, ditta individuale con sede in Pisa. Si tratta di un sito
a pagamento, e ha contenuto erotico e/o pornografico. La società ricorrente non
aveva mai autorizzato l’uso del proprio nome; il sito, inoltre, conteneva
fotografie di proprietà dell’istante.
Da qui la domanda cautelare volta conseguire l’inibitoria all’uso, da parte dei resistenti
indicati, del proprio marchio in Internet, come nome di dominio; l’istante
aveva altresì richiesto ordinarsi la cancellazione dal sito del Giannattasio
delle proprie fotografie, la
pubblicazione per estratto del provvedimento sulla stampa e – infine - la previsione di una penale ex art. 63
cpv legge marchi.
Il provvedimento di inibitoria veniva concesso dal GD con
decreto del 2 dicembre 1998, confermato, all’esito di istruttoria cautelare a
contraddittorio integro, con ordinanza del 14 gennaio 1999, a sua volta
confermata anche all’esito del giudizio di reclamo con ordinanza del 24 marzo
1999 (GADI, 3992)
Con atto di citazione, notificato il 27 febbraio 1999,
Playboy instaurava il giudizio di merito, chiedendo nei confronti del
Giannattasio e della CS Informatica di Gilda Cosenza:
a) accertare che l’uso del termine Playboy da parte del
convenuto Giannattasio come domain name identificante l’omonimo sito web costituisce contraffazione del
marchio Playboy e della omonima
denominazione sociale;
b) inibirsi al
Giannattasio l’uso in qualsiasi forma del termine Playboy;
c) ordinarsi al medesimo la cancellazione del domain name cit. e la cancellazione di
ogni riferimento al marchio in questione, in qualsiasi forma, anche come metatag;
d) condannarsi entrambi i convenuti al risarcimento dei
danni sia per la contraffazione del marchio che per concorrenza sleale e per la
violazione della normativa in materia di diritto d’autore (importo quantificato
in ultimo in lire 500.000.000) e) pubblicazione della sentenza su giornali e
siti web.
Il Giannattasio si costituiva e chiedeva il rigetto della
domanda proposta nei suoi confronti, deducendone l’infondatezza.
La C.S. informatica
pure si costituiva e chiedeva
il rigetto della domanda, e in via
riconvenzionale la condanna della
società attrice ai danni; su autorizzazione del GI chiamava in causa, per
esserne garantita, con atto notificato il 23 6 1999, la R.A. italiana- GARR, Istituto per le applicazione
telematiche del CNR (consiglio nazionale delle ricerche).
Si costituiva il CNR (l’istituto per le applicazioni
telematiche ne è organo, non dotato di personalità giuridica) e chiedeva il
rigetto della domanda nei propri confronti.
All’esito, le parti concludevano come in atti; l’attore
inoltre chiedeva che, accertato il proprio esclusivo diritto di marchio quanto al termine Playboy, anche come domain name, si ordinasse alla RA
l’assegnazione del dominio Playboy.it. a favore della licenziataria esclusiva
europea Playboy Products and Services International B.V.
La causa veniva quindi assegnata in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
A) INTERNET E DIRITTO,
PREMESSA DI METODO
1) Criteri
di redazione della sentenza, in particolare con riferimento ad INTERNET
Va subito svolta una precisazione di metodo.
Il Tribunale -
consapevole della rilevanza della controversia, anche economica, e della
complessità delle problematiche
giuridiche connesse - intende rendere conto in modo compiuto delle
ragioni giuridiche della propria decisione, adottata a cognizione piena (si
tratta, oltretutto, verosimilmente, di una delle prime sentenze in materia).
Resta fermo, tuttavia, che qualunque provvedimento giurisdizionale, per quanto ampiamente motivato, non può e
non deve avere le caratteristiche dell’intervento dottrinale, per l’intuitiva
radicale diversità di funzione.
Il Tribunale si
atterrà perciò ai criteri dettati per la motivazione delle sentenze dall’art.
132 n. 4 C.P.C. e 118 norme di att. :
si riporteranno le ragioni giuridiche (e i relativi presupposti di fatto) della
decisione, vale a dire il percorso logico -
giuridico seguito ed i principi
di diritto applicati, evitando di riportare quegli argomenti , anche
prospettati dalle parti, non condivisi (Cass. 10 giugno 1997, n. 5169, Giust.
Civ., Mass. 1997, 952, id., 11 febbraio 1998, n. 1390, ivi, 1998, 301).
Ciò con la massima concisione possibile, compatibilmente con
la esigenza di rendere conto in modo
esaustivo delle numerose questioni che
la decisione implica (specie a fronte, lo si rileva incidentalmente,
dell’ampiezza degli scritti difensivi, soprattutto di parte attrice); è poi evidente che sarà osservata la
prescrizione dell’art. 118 comma 3 cit. (fermo che dell’elaborazione
dottrinale, reperita anche a mezzo di ricerca on line, si terrà conto).
Il Tribunale, inoltre, ridurrà al minimo la descrizione di
dati e procedimenti tecnici, relativi
ad Internet : si tratta infatti di nozioni – e di definizioni – che già possono
considerarsi di dominio comune, almeno
per gli operatori giuridici, e comunque
– nel presente giudizio– non controverse, né possibile fonte di confusione.
2) INTERNET e diritto: “crisi” dell’Ordinamento
La controversia per cui è causa è di agevole soluzione in
fatto; di contro presenta profili di notevole complessità in diritto.
Ciò per due ordini di motivi, d’altronde ben noti agli
operatori giuridici:
in primo luogo il fenomeno Internet (si adotta volutamente
tale sintetica e atecnica indicazione generale) non ha ancora avuto, in Italia,
una specifica regolamentazione normativa, tantomeno a livello legislativo, sia
pure solo settoriale (ma v. il disegno di legge n. 4594, meglio noto come
d.d.l. Passigli, presentato in Parlamento la scorsa legislatura, poi decaduto,
come altri con lo stesso oggetto, Giust. Civ. 2000, II, 493; Foro It., 2000, I, 2337).
In secondo luogo l’emersione giurisprudenziale degli aspetti giuridici di Internet è – sempre
nel nostro Paese– ancora relativamente recente: i primi provvedimenti editi
sono del 1996, per un totale – ad oggi – di circa un centinaio (v., per una
ricognizione quasi esaustiva, i provvedimenti riportati in Galli, I domaine nomes nella giurisprudenza,
Milano, 2001, da ora in avanti: Galli
).
D’altronde la stessa diffusione, in Italia, della rete , è divenuta rilevante solo nella
seconda metà dello scorso decennio, pur se con un ritmo di espansione che può ormai considerarsi esponenziale.
Tale evoluzione tecnonologica ha quindi messo in crisi
il diritto, nel senso che ha
determinato delle lacune dell’ordinamento giuridico, vere o supposte.
Ciò – oltretutto – a fronte della oggettiva pericolosità del fenomeno Internet,
che per le sue stesse caratteristiche (l’immaterialità, cui è correlata la
mancanza di definitività temporale, la costante inesorabile mutevolezza…) è fonte di molteplici illeciti .
Tuttavia il Tribunale reputa che sia – ancorché utopistico –
giuridicamente errato configurare l’esistenza di un (non meglio definito) cyberdiritto, con regole proprie (non è dato sapere poste da chi).
Costituisce poi
addirittura una sorta di rinuncia allo svolgimento della funzione
giudiziaria l’interpretazione “tecnocratica”
sostenuta da una del tutto minoritaria giurisprudenza “toscana” (v. infra) secondo cui <<finchè
Internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa
nell’ordinamento giuridico generale…. gli aspetti operativi, tecnici e logici …
prevalgano sull’utilità che la singola impresa può ricavare dalla
corrispondenza nome – dominio>>.
D’altronde – in termini ancor più generali – è criticabile,
alla stregua delle stesse regole della lingua italiana, l’uso, e l’abuso, riferito alla rete, delle parole multimediale e, soprattutto, virtuale (Internet è infatti
un fenomeno ben tangibile, nel senso che appartiene – e come – al mondo
reale). Sicchè, nel caso di specie, la richiesta – da parte della società
attrice – di una tutela ultramediatica
appare inutilmente suggestiva.
3) Verso il superamento delle lacune
Il Tribunale, anche considerando che la sentenza impone una
riflessione più pacata rispetto a quella consentita dai provvedimenti
cautelari, avverte allora la necessità
di ribadire che il fenomeno Internet, come tutti quelli che interessano l’Uomo,
non può sottrarsi alla regolamentazione giuridica.
E’ infatti vero che Internet è una rete aperta, senza
“padroni”, cui tutti possono potenzialmente accedere (No one owns Internet), e che dà luogo a manifestazioni anarchiche:
ma ciò non significa anche che sia una
sorta di entità astratta, sottratta ad
ogni norma che non sia strettamente tecnica.
A fronte della complessità del fenomeno taluno ha ritenuto che possa essere definito solo in
negativo, per quel che non è: ma –
per quel che qui interessa - Internet,
(utilizzando così una delle tante possibili definizioni) null’altro è che
<<il fenomeno telematico
conseguente alla interconnessione dei computer che, attraverso l’utilizzo delle reti di telecomunicazioni esistenti,
possono dialogare utilizzando protocolli univoci e servizi di comunicazione
standardizzati>>.
E’ cioè un fenomeno di comunicazione, anche d’impresa, ove
la pubblicità commerciale ha un ruolo di grande rilievo; in definitiva è un
fenomeno nuovo, certo, ma non incompatibile con le categorie giuridiche già
conosciute.
L’emersione di
lacune dell’ordinamento a fronte di innovazioni tecnologiche,
d’altronde, costituisce un fenomeno non nuovo: possono ricordasi i rilevanti
problemi giuridici, anche di ordine internazionalistico, seguiti alla
diffusione del telefono (invenzione che, in un certo senso, si pone all’inizio
di un percorso che ha condotto proprio ad Internet); e si rifletta anche sugli
sviluppi “indotti” al tradizionale diritto della navigazione dalla nascita e
dalla diffusione della aviazione.
Vuole dirsi che l’Ordinamento - anche a fronte di innovazioni vissute dai contemporanei come
rivoluzionarie – ha sempre trovato, in sé stesso, i rimedi, in un certo senso
gli anticorpi, assimilando (e quindi dando veste giuridica)
al fenomeno nuovo: ciò in un primo momento ad opera degli interpreti (giudici e
studiosi), che si avvalgono, soprattutto, dell’analogia e dell’interpretazione
estensiva (pur se le soluzioni iniziali sono talora inappaganti ed inadeguate)
; in un secondo momento, e non necessariamente, interviene il legislatore.
Così è accaduto e sta tuttora accadendo anche – e questa volta di recente – per le
implicazioni giuridiche dell’informatica (oggetto, ormai, di non pochi
interventi legislativi, nei settori più diversi, anche processuali), così
sicuramente sta accadendo e accadrà per Internet (che dell’informatica è pur sempre espressione).
Allo stato, grazie anche a contributi dottrinali sempre più
approfonditi (e attenti alle elaborazioni
straniere, sviluppate evidentemente specie negli USA) possono ritenersi
ormai già formati orientamenti costanti per diversi e importanti aspetti del
fenomeno: si allude, in primo luogo, alla sicura, estesa applicabilità della
disciplina della proprietà intellettuale ed industriale.
Il Tribunale, in definitiva, condivide l’opinione, autorevolmente
espressa, secondo cui Internet è un fenomeno non troppo dissimile, in ultima
analisi, “dal già conosciuto”: e ad
esso possono allora ampiamente applicarsi modelli normativi e metodi di
ragionamento già in uso, con gli opportuni adattamenti.
4) INTERNET e la giurisprudenza
La strada da percorrere, beninteso, è ancora impervia: è
infatti innegabile che esistono ampie zone d’ombra, poco esplorate , o anche del tutto trascurate, su
aspetti pure di grande rilievo di INTERNET (v. infra sulla responsabilità del provider
e della R.A.).
Infine – ed è rilievo di non poco conto – la giurisprudenza
edita è tutta di merito, in quanto la Corte di Cassazione non ha ancora potuto
esercitare la propria funzione nomofilattica, ex art. 65 Ord. Giud.
Anzi, a ben considerare, i provvedimenti editi sono
pressochè esclusivamente ordinanze cautelari (alcune collegiali, emesse in sede
di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c.), pronunciate ai sensi dell’art. 700
c.p.c. , o anche degli artt. 61 – 63 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (in seguito:
legge marchi); la inevitabile
sommarietà della decisione cautelare, che si traduce- per i profili di diritto
– nel mero accertamento della possibile fondatezza della pretesa della parte ricorrente
(fumus boni iuris) comporta anche,
talora, una eccessiva stringatezza (se non superficialità) di non poche delle
motivazioni dei provvedimenti in parola.
5) Gli illeciti in
Internet
A fronte delle enormi potenzialità ed ella inesauribile
ricchezza di contenuti di Internet possono configurarsi –come già accennato
- gli illeciti più diversi.
Dottrina e giurisprudenza segnalano in particolare la
possibilità che, in rete, circolino messaggi diffamatori, o per quanto qui interessa, che sia violata la normativa sul diritto
d’autore, ovvero sulle privative industrialistiche, o infine che siano commesse
condotte di concorrenza sleale.
Ad una pluralità di discipline normative invocabili
corrisponde, evidentemente, una pluralità di titoli di responsabilità.
È un dato acquisito che il sistema di responsabilità civile
è ormai policentrico.
Una prima fondamentale distinzione è tra responsabilità di
fonte contrattuale e illecito extracontrattuale; contrattuali sono in primo
luogo i rapporti tra titolare del sito e provider e (come nella specie) tra
quest’ultimo e RA. (ulteriori rapporti contrattuali sussistono tra il provider
e il concessionario dell’infrastruttura di base).
La dottrina, al riguardo, configura contratti atipici, con
elementi di taluni contratti nominati.
Nella specie la responsabilità delle parti convenute dalla Playboy è – fin alla prospettazione
della citazione – di tipo aquiliano; è d’altronde appena il caso di ricordare
che la società attrice ha proposto l’azione di contraffazione (chiedendo il
relativo risarcimento) ed e art. 2598 ss c.c.
B) INTERNET , DOMAIN
NAME e SEGNI DISTINTIVI
6)
L’interferenza tra domain name e segni distintivi: la normativa
applicabile; l’orientamento prevalente…
L’uso commerciale dei domain names solleva il problema della
interferenza con i segni distintivi dell’impresa; infatti i domain names
talora coincidono con marchi o altri segni distintivi altrui, o comunque
presentano elementi di somiglianza con questi ultimi.
Il primo problema da affrontare è allora quello della qualificazione giuridica dei domain names e, quindi, della
individuazione delle norme applicabili, in primo luogo per risolvere i
conflitti scaturenti dalle interferenze sopra richiamate .
Si tratta della questione di maggiore rilievo e che però
ormai pone i minori problemi, in quanto
sul punto dottrina e giurisprudenza hanno raggiunto risultati univoci e difficilmente reversibili, cui il
Tribunale aderisce (il che lo esonera, evidentemente, da particolari
approfondimenti).
Si è già affermato che
Internet costituisce in primo luogo una forma di comunicazione, anche
di impresa, nonché un veicolo
pubblicitario (Garante concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820, Dir. industriale 1997,1064).
Da qui allora l’applicabilità delle regole in materia di
segni distintivi: questi ultimi a loro
volta mezzi di comunicazione d’impresa, specie alla stregua delle concezioni
più avanzate che saranno esaminate in prosieguo.
Costituisce così
principio ormai consolidato che
<<per
la sua capacità di identificare l’utilizzatore del sito web ed i servizi di
varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le
caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può dar luogo a problemi sul piano della
tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione
con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete
Internet>>, v. Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit. (è il
provvedimento di reclamo della fase cautelare del presente giudizio, che pure
mai le parti hanno richiamato nelle proprie difese). Il leading case è
ritenuto Trib. Milano 10 giugno 1997,
GADI, 3666, Foro it. 1998,I, 923 caso Amadeus: <<Va inibito, in quanto
integra contraffazione del
marchio Amadeus, l'utilizzo della
denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito Internet
destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla societa' titolare
del marchio predetto>>.
Pertanto è
senz’altro illecito l’uso di un domain
name confondibile con un segno
distintivo altrui anteriore (e non solo quando l’appropriazione di quest’ultimo
(con la registrazione del domain name) è avvenuta all’esclusivo scopo di
ottenere un ingiusto profitto, c.d. domain grabing).
E’ veramente
superfluo richiamare ulteriore giurisprudenza (comunque analiticamente
riportata in Galli, op. cit.), tranne forse – per la completezza della
motivazione – Trib. Viterbo 24 gennaio 2000, caso Touring, Corr. Giur.
2000, 1367; GADI, 4124; Foro It.. 2000,
I, 2334.
7) segue: … e la tesi minoritaria
E’ invece assolutamente minoritario, al punto di essere
definito dai commentatori “anarchico” e addirittura “bizzarro” l’orientamento
espresso da alcune decisioni toscane (Trib. Firenze 29 giugno 2000, Dir. Ind.,
2000, 331; id. sezione dist. di Empoli 23 novembre 2000, Giur. It. 2001,
1902, ; ma v. anche Trib. Bari, 24 luglio 1996, Foro It., 1997, I, 2316),
secondo cui <<la funzione del domain name system è solo quella di
consentire a chiunque di raggiungere
una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico – logico, non può
porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua
denominazione o dei suoi segni distintivi>>.
Si giunge ad affermare,
da parte di tali decisioni, fatte evidentemente proprie nella specie dai
convenuti, che il domain name è solo un mero indirizzo
numerico, tradotto in lettere alfabetiche:
una sorta di numero telefonico.
E’ stato però agevole replicare che il domain name
–oltretutto liberamente scelto dal
titolare (nel rispetto delle regole
tecniche), è solo tecnicamente un indirizzo, ma nell’uso commerciale, specie
nella prospettiva della pubblicità e del commercio elettronico – e di rimando
giuridicamente – può avere in concreto le stesse funzioni dei segni tipici
dell’imprenditore, ed è suscettibile di conflitto con questi ultimi.
Così Trib. Modena 1 agosto 2000, Giur. merito 2001, 328 che
inoltre – espressamente confutando i
provvedimenti toscani surrichiamati – ha sottolineato che il domain name può
avere in comune con i segni
“tradizionali” soprattutto la natura di rappresentazione grafica
(denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria attività
o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa specifica).
Al più può riconoscersi – come ritenuto da alcuni
provvedimenti– che la qualifica dei domain
names come meri indirizzi telematici o come segni distintivi andrebbe
determinata in concreto caso per caso,
v. Trib. Modena, 27 luglio
2000, id., 328.
D’altronde la possibilità che l’uso di un indirizzo
costituisca violazione di un altrui segno distintivo si desume agevolmente dall’art. 1-bis, comma 1° legge
marchi.
Il valore e la
funzione commerciale dei domain name,
inoltre, sta anche nella loro capacità – economicamente rilevantissima – di
“catturare” il consumatore nella rete,
orientandone le scelte di consumo.
In particolare
l’importanza dei domain names, coincidenti con segni distintivi, sta nel fatto che consentono all’utente
medio, di individuare l’indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a
priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva.
Essi allora, in quanto consentono di individuare nella rete
un soggetto commerciale, sono a loro volta segni distintivi: è stato giustamente rilevato che i domain
names sono davvero – come si è rilevato
– “la chiave” per l’ingresso nella new
economy , e segnano inevitabilmente il divario tra il mercato tradizionale
e la rete Internet.
Infine sembra che il vulnus
all’uniformità dell’insegnamento giurisprudenziale sopra esposto sia stato
“cicatrizzato” dalla stessa
giurisprudenza toscana successiva; così Trib. Firenze, 28 maggio 2001, Guida al
diritto, 2001, fasc. 37, 39, che ha riformato id. sez. distaccata Empoli 23 novembre 2000, Dir. Inf. 2001, 509., ha
prestato piena adesione all’accostamento tra domain name e segni distintivi
dell’impresa.
8) Domain name, insegne marchi e segni atipici
Vi è invece qualche perplessità, in giurisprudenza, sul tipo
di segno distintivo cui il domain name è riconducibile: Trib. Milano 10 giugno
1997, cit, richiama l’insegna <<in
quanto il sito spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l’imprenditore
contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto>>; v.
anche Trib. Ivrea 19 luglio 2000 Dir. Ind. 2001, 177; in tale prospettiva la
tutela è essenzialmente quella prestata ex art. 2598 c.c.
Tale accostamento, certo suggestivo, è stato criticato in dottrina, osservandosi
che non sempre il sito contrassegnato dal domain name è strumento per l’esercizio di una attività economica. Anche in
tale ipotesi, d’altronde il domain name contrassegna generalmente prodotti
(venduti in quel sito), o servizi; ed allora potrebbe essere meglio assimilato
ad un marchio.
Effettivamente domain names e marchi assolvono una funzione che può definirsi induttiva, in
quanto – attraverso una serie di associazioni mentali – comunicano informazioni
e suggestioni su un certo prodotto o servizio.
La dottrina e la giurisprudenza più recenti, infatti, a
seguito soprattutto della novella del 1992 alle legge marchi, hanno
sottolineato che il marchio non ha più la funzione solo distintiva, di origine
di provenienza, ma anche – e sotto il profilo economico soprattutto – quella
pubblicitaria e di garanzia (pur se non in senso strettamente giuridico) della
qualità del prodotto o del servizio cui si riferiscono.
L’equiparazione al marchio, peraltro, non può essere piena:
diversissimi sono i presupposti per la registrazione e diversa e anche la
natura dei diritti che su di essi incidono (i domain name sono solo assegnati
in uso).
Marginale è poi l’accostamento alla testata
giornalistica (v. Trib. Viterbo,. 24
gennaio 2000 secondo cui << un sito del world wide web (può) essere
equiparato ad una rivista o altra pubblicazione del tipo cartaceo classico: con
una home page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al
domain name, e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si
sfogliano in una rivista cartacea>>).
E’ preferibile, ad avviso del Tribunale, il richiamo al c.d.
segno distintivo atipico, figura riconosciuta dalla giurisprudenza ( v. – con
riferimento allo slogan pubblicitario – App. Roma 20 gennaio 1981, GADI, 214);
ed in realtà il domain name ha - alla
stregua di quanto si è prima rilevato-
un valore giuridico ed economico autonomo, irriducibile ai segni
preesistenti.
La questione, in realtà, non è di rilievo decisivo: la giurisprudenza più avveduta ha avuto modo di
sottolineare che - a prescindere
dall’etichetta giuridica che si vuol dare ad un segno - esso,
in quanto utilizzato nel commercio e nell’esercizio di una attività di
impresa, se costituisce contraffazione
degli altrui segni distintivi , viola la normativa a tutela di questi ultimi,
nonché può integrare una condotta di concorrenza sleale, arg. ex Trib. Genova 13 ottobre 1999, Dir.
Inf., 2000, 346 (per la tutela anche della denominazione sociale, a fronte di
contraffazione a mezzo di domain name,
v. Trib. Napoli 27 maggio 2000, Giur. Nap., 2001, 3, 93).
In particolare va richiamato l’art. 1 legge marchi, che
assicura al titolare del marchio registrato l’utilizzo esclusivo del
proprio segno, con interdizione di altrui segni uguali o simili (se confusori).
La norma in parola
non specifica però i contesti in
cui può realizzarsi l’uso da parte di chi non ne è titolare; pertanto
nulla osta a che l’ambiente
Internet si ricondotto a tale
previsione; d’altronde – e di converso
-- la tutela non si vanifica solo perché ci sono nuovi strumenti di
comunicazione
Così - nella fase
cautelare si è già pronunciato anche
questo Tribunale, ord. 24 marzo 1999 cit. : «Poiché
la tutela prevista dall’art. 1 l.m. è strutturata in modo tale da garantire il
rispetto dei diritti connessi al marchio prescindendo dalla tipizzazione del fatto
illecito attraverso il quale detti diritti risultano violati, essa trova
immediata e diretta applicazione in tutti i casi in cui l'utilizzazione di
qualsiasi altro segno, ed attraverso qualsiasi tipo di comportamento, determini
la situazione pregiudizievole contemplata dalla norma. Pertanto anche il domain
name, considerata la sua attitudine identificativa, può rientrare tra i segni
idonei in concreto a creare confusione con il marchio registrato»
Vi è di più: sempre l’art. 1 cpv legge marchi consente al
titolare di utilizzare il proprio marchio nella corrispondenza e nella
pubblicità, e anche tale previsione
sembra corrispondere ad alcuni fondamentali profili di Internet (pur se
non prevedibili dal legislatore, del 1941 e anche del 1992); in particolare può
derivarsene il diritto del titolare del
marchio all’uso esclusivo dello stesso come domain name.
E pure riconduce ad Internet, anzi agli stessi domain names,
l’art. 13 legge marchi, che vieta
l’adozione di una denominazione
uguale o simile all’altrui marchio; l’art. 17, d’altro canto, stabilisce che
non sono nuovi – e non possono essere
registrati – i segni identici o simili ad altro segno già noto come altrui
ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna.
La dottrina ha d’altronde elaborato, con riferimento alle
due ultime norme citate, il principio
di unitarietà dei segni distintivi, e di circolarità della tutela.
Si afferma così che il segno distintivo è slegato da un
determinato e specifico ambito di operatività; ciascun segno è idoneo a violare
o ad essere violato da segni pur di tipo diverso.
Anche l’uso dei domain names, può dare luogo ad una tale
interferenza, non diversamente da lesioni con altri mezzi, giornali, radio TV.
Da qui l’unitarietà della normativa applicabile: vale a dire che ai domain names si
applicherà, in via diretta e non analogica, la disciplina dei segni distintivi,
in primo luogo – evidentemente – quella archetipale dei marchi.
In termini v. – ad esempio - Trib. Parma, 26 febbraio 2001
(Galli, 76) secondo cui il domain name è «un nuovo segno distintivo dell’impresa, suscettibile, in quanto tale,
di entrare in conflitto con altri segni distintivi, in base al principio
dell’unità dei segni distintivi desumibile dall’art. 13 l.m.».
L’applicabilità ad Internet del diritto dei marchi,
peraltro, deve misurarsi – così come può trovare dei limiti – nelle peculiarità
del sistema stesso; così, ad esempio,
il sistema Internet non conosce
confini, sicchè ad esso è inapplicabile
il principio di territorialità (fondamentale nel diritto dei marchi),
così come non può trovare applicazione il principio di specialità.
Infine non si esamina, perché non richiesta, la possibilità
di tutelare la testata, abusivamente usata come domain name, alla stregua della
normativa sul diritto d’autore (v. Trib. Padova 14 dicembre 1998, Trib. Bari 18 giugno 1998, Foro It., 1999,
3061).
9)
L’irrilevanza del principio first come first served.
La registrazione dei siti, effettuata dalla RA italiana, si
regge sul principio, meramente cronologico, first
come first served: chi chiede la registrazione di un domain name può
ottenerla, sempre che il second level
non coincida con altro già registrato (per ragioni tecniche il domain name può
essere assegnato una sola volta).
La RA svolge esclusivamente un controllo tecnico, cui è
estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori.
Da qui il principio, fermamente sostenuto in giurisprudenza,
secondo cui la pur regolare registrazione è inidonea a conferire diritti di sorta; v. Trib. Cagliari 25 febbraio
2000, Gius, 2519 (relativa alla tutela di un marchio celebre di fatto); Trib. Vicenza 6 luglio 1998, GADi, 3824;
Trib. Roma 2 agosto 1997, caso Porta Portese,
Foro It., 1998, I, 923; Dir. industriale 1998, 138. La regola First come è quindi irrilevante, ai fini
che qui interessano: non ha forza normativa, ma natura al più solo
privatistica, e non potrà mai essere opposta ai terzi.
Pertanto l’uso di un domain name pur correttamente attribuito dal punto di vista
tecnico può ben integrare gli estremi – a seconda dei casi – della lesione del
diritto al nome, o della concorrenza sleale, o della legge marchi; il
fatto che si sia ottenuto il domain name seguendo le regole del sistema
non vuol dire che si sia sottratti dalle norme giuridiche vigenti, che spiegano
la loro efficacia anche in Internet.
10)
premessa sulle peculiarità del giudizio di contraffazione
Il giudizio di
contraffazione e di confondibilità va
condotto alla stregua dei principi generali ormai consolidati in
giurisprudenza, ma risente fortemente delle peculiarità di Internet.
Si è già detto che per quest’ultimo non può operare il
principio di specialità: infatti in tutto il mondo non possono coesistere due
domain name uguali (principio di univocità), pur se per settori diversissimi,
mentre possono esistere marchi identici, se differenziati per l’ambito
merceologico e/o territoriale di protezione.
Ne segue allora – come
giustamente osservato in dottrina – una accentuazione dell’esclusiva
del titolare sull’uso del segno che – sul piano della tutela – si riflette (favorevolmente per il titolare
del segno preesistente) anche sul
giudizio di contraffazione.
Peraltro la contraffazione – e quindi la confondibilità
- di un marchio da parte di un domain
name successivo andranno affermate o negate
all’esito di una
comparazione condotta solo tra parole, e non tra qualunque segno
grafico (v. Trib. Bergamo 5 maggio 2001, Dir. Inf., 2001, 735, relativa
peraltro ad un marchio con parte denominativa debole).
Infatti il giudizio in parola è necessariamente influenzato
dalla essenzialità grafica dei domain name, che hanno struttura rigida:
possono essere costituiti
esclusivamente da una combinazione di lettere in grado di formare parole di senso
compiuto (la portata dell’art. 16 legge
marchi, con riferimento ad Internet, deve essere drasticamente
“ridimensionata”).
Pertanto il giudizio in parola va condotto tra un marchio
denominativo (ovvero tra la parte denominativa di un marchio complesso, se ne
costituisce il cuore) di cui si lamenta la contraffazione in rete, da un
lato, e il domain name che si assume in violazione della privativa,
dall’altro.
Le eventuali varianti,
idonee ad evitare il rischio di confusione, rispetto al segno altrui, possono essere solo letterali .
Si è acutamente osservato che – al momento in cui l’utente
digita il domain name – è esclusivamente la parte denominativa dello stesso ad
avere rilievo: la eventuale parte grafica
– che del domain name neanche fa parte -
apparirà solo dopo il collegamento con il sito.
Ma a questo punto sono del tutto irrilevanti le differenziazioni cromatiche o
dimensionali (o anche ottenute con l’aggiunta di simboli o di figure) che dovessero apparire – essendosi – l’agganciamento con il segno altrui già verificato in
precedenza, prima del collegamento.
Può anzi concordarsi con quella dottrina che giunge a
ritenere irrilevanti per l’utente, al momento della digitazione del domain
name, la considerazione dei servizi
offerti o la qualità dei soggetti che li offrono, assumendo importanza
esclusivamente il segno (o nome) che viene digitato.
La giurisprudenza ha poi segnalato che il giudizio di
confusione non è escluso dalla presenza del top level domain name TLDN (ovvero,
quando il confronto è tra domain name, dalla presenza di TLDN diversi).
Si tratta, infatti, di un elemento di variazione del tutto
marginale; quello geografico (It, Fr…) è assegnato a tutti i richiedenti
nell’ambito del country code, ed è assimilabile ad un nome di uso generale; ha una
rilevanza solo organizzativa, funzionale, nel sistema di assegnazione dei domain name (e del pari è
qui irrilevante, a maggior ragione, l’hostname
www).
Considerazioni analoghe possono farsi per il TLDN Com.,
riservato ai siti commerciali.
V., in termini, Tribunale Roma, 28 agosto 2000, Dir. informatica 2001, 39.
La parte significativa del domain name – in ultima analisi
- è nella stringa di secondo livello:
lì vanno ricercati gli elementi –
propri del giudizio di contraffazione-
di somiglianza ovvero di differenziazione.
Non ha poi particolare rilievo – ai fini
dell’identificazione del consumatore medio – rispetto al quale valutare il
rischio di confusione, la circostanza che la contraffazione avviene in ambiente
Internet.
Infatti deve ritenersi
superata la fase pionieristica ed iniziale, durante la quale i navigatori
Internet erano effettivamente forniti di
un livello culturale alquanto superiore alla media, ciò per le particolarità
del mezzo di comunicazione, il che li metteva al riparo dalla grande
maggioranza dei possibili errori, come ritenuto da parte della dottrina.
L’enorme diffusione, anzi la massificazione dell’uso di
Internet, comporta che l’utente esposto
al rischio di inganno e di confusione come qualsiasi altro consumatore, nella
realtà commerciale contemporanea.
In prosieguo saranno esaminati ulteriori profili del
giudizio di contraffazione e di confusione in ambito Internet.
C) IL CASO PLAYBOY: IL FATTO E LE PARTI
11) ll fatto: i marchi dell’attrice e il sito del convenuto
La vicenda per cui è causa può riassumersi nei termini che
seguono.
La società attrice, di diritto americano, è titolare del marchio PlayBoy, registrato
in Italia fin dal 1963: ma più
precisamente i marchi PlayBoy
registrati, in varie formi e classi (ma sempre comprensivi della
denominazione sociale) sono ben 26 ( v. prod. att.); inoltre pubblica in lingua
italiana l’omonima rivista (editore Edizioni Lancio s.p.a.; in Italia circola
anche la rivista originale americana).
In particolare va segnalato l’omonimo marchio denominativo
(reg. italiana 000138 19 1 93); vi è poi una altra versione in cui la lettera O
di playboy è sostituita dalla rappresentazione
umoristica di una testa di coniglio con cravatta a fiocchetto
(registrazione 438786); la testa di coniglio,
in una ulteriore versione, sovrasta la parola in questione.
Fin dal 1996 l’attrice ha depositato il marchio per la
classe 42 (dom. n. rm96c001117), vale a dire per servizi computerizzati (accessi in linea riviste nel settore della
moda, intrattenimento, costume e altri argomenti di interesse generale).
Quanto ad Internet, l’attrice dal 1994 è titolare del
dominio PlayBoy.com; la rivista è
disponibile sul web-site .
Tuttavia il 13 marzo 1998 l’Autorità Italiana ha concesso il
dominio www.Playboy.it, su richiesta di Mario Giannattasio; quest’ultimo si
avvale, come provider, della C.S. informatica.
Il logo del sito è – secondo una definizione dello stesso
convenuto, (la testa di) un maiale
assatanato di sesso
Si tratta di un sito a pagamento, di carattere erotico -
pornografico.
i servizi principali offerti, sempre secondo l’indicazione del Giannattasio (vedi prod. conv.),
sono indirizzi di massaggiatrici,
transessuali, luoghi per incontri di sesso, scambio di coppie ecc. foto porno
vietate ai minori, filmati hardcore
con scene di sesso esplicite.
E’ previsto un abbonamento il cui costo varia da 59.000 a
119.000 lire (a seconda se di durata mensile o trimestrale).
Il sito del Giannattasio contiene alcune fotografie erotiche
i cui diritti d’autore competono alla società attrice (v. elencazione e
contratti di copyright in prod. att.);
si tratta di una circostanza incontestata: il convenuto si limita a riferire
che si tratta di foto rinvenute nel “libero mercato”.
Infine il sito in questione consente – tramite hyperlink (collegamento telematico) il
passaggio ad altro sito di analogo contenuto www.men.it, che pure presenta foto su cui l’attrice
dispone del diritto d’autore.
Da qui il giudizio cautelare prima, e quindi il presente di merito.
12) Le azioni proposte e i
legittimati passivi.
La società attrice, in particolare, ha proposto la
fondamentale azione di contraffazione, ex art. 1 legge marchi, ed ha altresì
invocato la normativa in materia della concorrenza sleale.
Il principale destinatario delle domande è quindi il titolare del sito in contestazione, il
Giannattasio, la cui legittimazione passiva – e sostanziale responsabilità –
sarà oggetto di accertamento.
Sarà esaminata anche – sotto il profilo della legittimazione
passiva- la posizione del provider, CS
informatica, pure convenuta in giudizio.
D’altronde la domanda risarcitoria (di cui, peraltro, si
rileverà l’infondatezza), l’unica proposta nei confronti della CS informatica,
presuppone l’accertamento della
responsabilità del provider, quanto
alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
L’attore non ha proposto alcuna domanda nei confronti della
R.A., l’autorità italiana preposta all’assegnazione dei domain name, chiamata
in causa solo dal provider (v. infra).
La Playboy ha così esercitato una propria insindacabile
facoltà.
Né sussiste alcun litisconsorzio necessario con la RA,
atteso che – al più – potrebbero porsi in astratto questioni tecniche relative all’attuazione dell’inibitoria (ma nella
specie ha già trovato attuazione l’inibitoria cautelare)..
La posizione della RA, a fronte della domanda attorea, pur
se qualificata, in definitiva può in
qualche misura richiamare quella dei
soggetti terzi destinatari dei provvedimenti di sequestro o descrizione,
adottati ex art. 62 legge marchi (non può pertanto condividersi l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui <<va disattesa
l'istanza cautelare volta a
ottenere una pronuncia
inibitoria dell'utilizzo d'un nome di
sito Internet senza chiamare in causa, oltre al preteso utilizzatore
abusivo, la "Registration Authority" italiana, v.
Tribunale Modena, 7 dicembre 2000 ,
Giur. merito 2001, 328; v. anche
Tribunale Brescia, 11 ottobre 2000,
Dir. industriale 2001, 169) .
13) La
domanda di garanzia, questioni pregiudiziali e preliminari
Va anche esaminata la posizione della parte chiamata in
garanzia da C.S. Informatica: il
rigetto della domanda di risarcimento – infatti – non esonera il tribunale da
tale valutazione, al fine del governo delle spese (v. infra).
Si pongono alcune questioni pregiudiziali di rito e
preliminari di merito.
Il provider ha
ritenuto di citare la Registration Autority Italiana - G.A.R.R. “nella persona dell’istituto per
le Applicazioni telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella
persona del direttore commissario legale con sede in Pisa”.
Si è costituito il C.N.R.,
a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, deducendo che la R.A. Registration Authority Italiana costituisce
un proprio organo interno, non dotato di personalità giuridica autonoma.
Da qui l’eccezione di irritualità della notifica della
citazione; in realtà, tuttavia, il C.N.R. ha sostanzialmente accettato il
contraddittorio, e quindi la propria legittimazione passiva.
Infatti l’eccezione processuale è stata avanzata
esclusivamente <<ai fini della remissione in termini ex art. 184 bis c.p.c., per evitare
decadenze>>: la questione deve allora ritenersi assorbita, in quanto – in
concreto – non vi è stata alcuna violazione delle facoltà processuali di tale
parte.
Il C.N.R. ha poi
eccepito l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, sussistendo quella
del Tribunale di Roma, foro convenzionalmente eletto, in forza del contratto
del 29 aprile 1998 tra il C.N.R. e la C.S. informatica.
L’eccezione è infondata, ex comb. disp. artt. 31, 32 e 33 c.p.c.
La domanda di garanzia, tipica causa accessoria, può infatti
essere proposta, alla stregua delle due prime norme cit., al Giudice competente territorialmente per
la causa principale.
Né rileva che per
la causa di garanzia – sia prevista la competenza territoriale di altro
giudice, in forza di clausola convenzionale, ex art. 28 c.p.c..
Infatti, alla
stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il foro convenzionale, anche se pattuito come
esclusivo, puo' subire deroga nel
caso di connessione oggettiva, ai
sensi dell'art. 33 c.p.c.
D’altro canto il
foro stabilito dalle
parti (convenzionale), essendo
di origine pattizia e non legale,
dà luogo ad una
ipotesi di competenza derogata, e non
inderogabile, ed anche quando
sia stabilito come esclusivo
(art. 29 c.p.c.), non
impedisce, al pari di ogni altro
criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni
di connessione in base
alle regole della prevenzione
o dell'assorbimento ovvero ancora del cumulo soggettivo (art.
31-40 c.p.c.), v. Cass. 30 luglio 1996, n. 6882, Giust. civ. Mass. 1996,1080;
15 luglio 1985 n. 4143, id.
Mass. 1985, fasc. 7; 4 giugno 1980 n. 3633,
id. Mass. 1980, fasc. 6.
In termini v. ancora Cass. 16 dicembre 1996, n. 11212 ,
id. Mass. 1996,1751, secondo cui in ipotesi di cause contro piu'
convenuti, connesse per l'oggetto o per
il titolo, l'attore puo' adire
il giudice competente per una di esse perche' le decida tutte in un unico
processo senza esser limitato nella scelta dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un
foro esclusivo; 16 gennaio 1990 n. 159,
id. Mass. 1990, fasc. 1; 11 gennaio 1989 n. 72, id.
Mass. 1989, fasc. 1.
La vis attractiva
della connessione, d’altronde, è tale che essa opera anche con riferimento a
cause connesse assoggettate a riti differenti, salva solo la competenza inderogabile per materia (v. Cass. 2 febbraio 1996, n. 898, Giur. it. 1997,I,1, 75 ).
Né può dubitarsi che la normativa in esame trovi
applicazione – per l’evidente identità di ratio- sia con riferimento a più domande proposte
dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, sia allorchè uno dei
convenuti proponga a sua volta domanda autonoma (ma connessa) nei confronti di
un terzo.
E’ poi evidente che – accertata la connessione - la clausola
del foro è inoperante nei confronti delle altre parti del giudizio principale,
ad essa estranee (arg. ex Cass. 18 febbraio 1981 n. 989, Giust. Civ. 1981,
I,1370).
Tale è il caso di specie, ove è evidente la connessione
oggettiva (e parzialmente soggettiva) tra
la domanda principale, proposta dall’attore nei confronti del Giannattasio
e di C.S., e quella di garanzia proposta da quest’ultima – che assume così la posizione di attore – nei confronti del
C.N.R., in relazione alla medesima fattispecie.
Si consideri poi che almeno uno dei convenuti del giudizio
principale, il Giannattasio, risiede a
Napoli: da qui allora la sicura applicabilità dell'art. 33 c.p.c., anche alla stregua della
giurisprudenza più rigorosa, secondo cui la norma in oggetto operi solo allorchè la competenza per la causa
principale sia stata determinata ex artt.
18 e 19 c.p.c., e non anche
quando sia prevista la
competenza di un foro
speciale esclusivo, v. Cass. 17
dicembre 1991 n. 13594, id. Mass. 1991,
fasc.12.
Non può invece richiamarsi, in senso contrario
all’interpretazione qui sostenuta, Cass. 1 luglio 1994, n. 6269, id. Mass. 1994, 913 che esclude sì l’applicazione dell’art. 31 cit.,
e quindi la possibilità di proporre la domanda accessoria dinanzi al giudice che e' competente sulla domanda
principale per ragioni di
territorio, allorchè quest’ultimo sia determinato convenzionalmente per
effetto di una clausola negoziale, ciò in forza del carattere eccezionale della
norma cit: nel caso di specie, infatti, questo Tribunale è stato correttamente
individuato come giudice della causa principale, proposta dall’attore, alla
stregua degli ordinari criteri di competenza per territorio.
14) L’istruttoria processuale e le difese delle parti convenute
I convenuti hanno
chiesto il rigetto della domanda, in quanto la causa non sarebbe stata
istruita: ed effettivamente le parti, in primo luogo l’attore (su cui incombeva
l’ onere probatorio) non hanno
formulato richieste istruttorie.
Nondimeno, la domanda principale di contraffazione può
essere accolta.
Ciò alla stregua di
una cognizione senz’altro esauriente: da un lato infatti i principali fatti di causa sono sostanzialmente incontestati,
dall’altro le parti hanno prodotto, fin dalla fase cautelare, ampia ed idonea
documentazione.
Né ha pregio il rilievo che il Tribunale, in questa sede di
merito, decide alla stregua dello stesso materiale istruttorio di cui disponeva
il giudice della cautela.
Infatti se è vero,
in linea generale, che il procedimento
cautelare si fonda su una cognizione, in fatto, sommaria, è del pari vero che il giudizio di merito,
successivo alla fase cautelare, ben può esaurirsi rapidamente, senza lo
svolgimento di attività istruttoria, in
quanto può essere deciso sulla base delle sole prove precostituite.
Così nella specie, ove anzi i provvedimenti cautelari sono
stati adottati, in concreto, alla stregua di una cognizione già esaustiva (per
il più volte richiamato carattere documentale della controversia): inoltre la
causa può essere subito decisa anche
quanto alle domande risarcitorie (evidentemente non considerate in sede
cautelare), come sarà meglio esposto in prosieguo, rispetto alle quali
effettivamente si riscontrano lacune istruttorie, evidentemente imputabili alla
attrice.
Di contro – e con scarso rispetto per le vigenti regole
processuali – i convenuti si sono limitati a richiamare le proprie difese nella fase cautelare,
senza riprodurle analiticamente in questa sede, come invece sarebbe stato necessario (stante l’autonomia del giudizio
di merito da quello cautelare).
Quanto alle altre domande, a fronte di effettive lacune istruttorie (su cui v. infra), si farà ricorso ai fondamentali principi in materia di
prove, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. .
D) IL MARCHIO PLAYBOY
15) Caratteri dei marchi Playboy
I marchi di parte attrice sono forti.
L’attenzione deve catalizzarsi sul marchio denominativo
Playboy, ovvero sulla omonima parte denominativa degli altri marchi, di cui
(anche per la costante presenza) costituisce l’elemento caratterizzante, il
cuore.
Si tratta di una parola di fantasia, di lingua inglese, priva di aderenza
concettuale, se non indiretta e allusiva, ai prodotti e i servizi cui si riferisce (d’altronde molteplici, e nei più
diversi ambiti).
Playboy è inoltre marchio di rinomanza, ex art. 1 lettera c)
e 13 cpv legge marchi, ed anzi celebre.
Marchio di rinomanza
è quello «conosciuto da una parte significativa del pubblico
interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti». (così Corte
Giust. C.E., 14 settembre 1999, in causa C-375/97, GADI, 4047; v. – con specifico riferimento ai
domain names - Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, Galli 70).
Un marchio invece è celebre quando è di fatto
conosciutissimo presso il pubblico in generale, a prescindere dal fatto che si
tratti di un pubblico di consumatori di prodotti contrassegnati dal marchio
ovvero di un pubblico costituito indistintamente da consumatori o da non
consumatori, e quando il segno è dotato di una carica simbolica che travalica
il contenuto tipico del marchio per assurgere a significati affatto diversi, v.
Trib. Milano 13 settembre 1990, GADI, 2562.
Per altro verso, in giurisprudenza si segnala che le due
figure (solo la prima normativamente prevista) non coincidono: <<la
rinomanza ha una estensione più ampia
della celebrità, in quanto richiede unicamente che il marchio sia
notorio ad una gran parte dei consumatori. Ricorre infatti l’ipotesi del
marchio notorio che gode di
rinomanza quando vi sia una
vasta diffusione di prodotti recanti il detto marchio, tale da imprimersi nella
mente di una ampia fascia di pubblico che, pur non acquistando il prodotto,
viene comunque quotidianamente e
ripetutamente in contatto con lo
esso. Invece il marchio celebre
investe settori merceologici differenti e differenti prodotti, tutti
rispondenti ugualmente alle aspettative del pubblico, in modo da fungere da
collettore di clientela, indirizzando il pubblico dei consumatori verso
prodotti contrassegnati da quel marchio quale garanzia di qualità del prodotto
medesimo>>, Trib. Monza 8 luglio 1999, GADI, 4016.
Nella specie parte attrice,
peraltro, non ha ritenuto di documentare in alcun modo tali caratteri
dei propri marchi (pur se usualmente,
nei giudizi di merito, una tale prova è offerta, anche a mezzo di indagini
demoscopiche, v. ad es. Trib. Milano 13 settembre 1990, GADI, 2562)
Al riguardo il Tribunale (e nonostante l’oggettiva
negligenza difensiva della attrice) può fare ricorso al notorio, di cui
all’art.115 cpv c.p.c. , da intendersi
come fatto conosciuto da un
uomo di media cultura nel tempo e
nel luogo della decisione, v. Cass. 19 aprile 2001, n. 5809, Giust. civ. Mass. 2001, 835.
Così già Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit.: <<per la sua notevole capacità distintiva (il nome Playboy) si imprime con particolare efficacia nella memoria dell’utente. E ciò
tanto più in quanto detta denominazione è divenuta eccezionalmente nota e di
conseguenza finisce con l’assumere un ruolo decisamente preminente ed
individualizzante per qualsiasi tipo di clientela>> (e non è privo
d’interesse il rilievo che la U.S. District Court dello Stato di New York, nel
1996, ha dichiarato non accessibile egli USA il sito playmen .it , proprio a
tutela del segno Playboy).
Ed in realtà il Tribunale può affermare - come dato “sociologico” e di “generale
conoscenza” che la denominazione Playboy, che in origine contraddistingueva una
rivista americana, è ormai – da molti anni - segno ben noto in tutto il
mondo.
Da un lato infatti
contraddistingue pubblicazioni, prodotti e servizi di più vario genere
(cfr le registrazioni italiane), anche solo latamente erotico, in quanto è
piuttosto legato allo svago e al divertimento (e così è conosciuto da fasce di
persone ben più ampie rispetto agli effettivi utenti e acquirenti).
Dall’altro lato Playboy
(rivista, marchi) è assurto a simbolo di una certa concezione della vita, del
piacere e del sesso, non volgare e anzi – ormai – in un certo senso,
“imborghesita” ; l’impero editoriale (e non solo) creato da Hugh Hefner a partire degli anni cinquanta ha davvero
contribuito in modo decisivo a quella che è stata definita l’unica rivoluzione
risuscita del XX secolo, quella sessuale.
A ben guardare l’assoluta notorietà di Playboy è, nel caso
di specie, riconosciuta dagli stessi convenuti, beninteso inconsciamente: ed in tal modo può leggersi – i la “tesi” sostenuta
nella fase cautelare dai convenuti, e
già disattesa dal Tribunale , secondo i quali il marchio di parte attrice sarebbe assurto a termine di uso comune,
una sorta di sinonimo di Don Giovanni
.
E’ infatti fin troppo ovvio il rilievo che, in Italia, prima
dell’arrivo (o meglio, della conoscenza) dei prodotti e servizi della attrice
la parola Playboy non aveva particolare diffusione.
In termini giuridici, CS e Giannattasio invocano la volgarizzazione del marchio Playboy, vale a
dire di perdita – per la generalizzazione – di capacità distintiva.
Tale eccezione è palesemente pretestuosa e infondata e non
richiede particolare approfondimento: né è stata ulteriormente sviluppata in
questa sede; C.S. si limita ad
osservare – a quel che è dato comprendere ironicamente - che chiunque si definisce playboy – con
l’iniziale minuscola - sarebbe
passibile di denuncia da parte della attrice (e in fase cautelare,
evidentemente sempre con lo stesso proposito ironico, tale parte aveva
indicato taluni playboy del passato,
idealmente includendo nell’elenco anche Gabriele D’Annunzio e lo stesso Don
Giovanni).
L’attrice ha così potuto replicare – con giustificato
sarcasmo – di non essere contraria anche
a che qualcuno voglia infliggere ad un figlio un crudele destino,
chiamandolo Playboy…augurandosi peraltro che il proprio successo non arrivi a
tanto!.
Si deve però convenire con la Playboy che altra cosa è la
tutela – alla stregua della normativa vigente – della propria denominazione
sociale e dei propri segni distintivi commerciali.
Solo per completezza, può rilevarsi da un lato che la
pretesa volgarizzazione costituisce un assunto assolutamente non provato,
dall’altro, sempre con il provvedimento di reclamo che <<deve certamente escludersi che (la
denominazione Playboy) sia divenuta un
termine usuale svincolato da qualsiasi riferimento con l’impresa di origine,
che definisca non solo un determinato prodotto proveniente da certa fonte
produttiva, ma ogni prodotto dello
stesso genere da chiunque offerto. La tesi (di parte convenuta) finisce per
confondere la presunta volgarizzazione del marchio con la sua particolare
diffusione e celebrità, anche a livello
mondiale, che impone anzi un giudizio di confondibilità più rigoroso e finisce
perciò per rafforzare l’esigenza di tutela invocata>>.
E) IL GIUDIZIO DI
CONTRAFFAZIONE E DI CONFONDIBILITA’
16) Il confronto tra i segni
Il domain name in contestazione del Giannattasio costituisce contraffazione dei marchi di cui
è chiesta la tutela, come già
riconosciuto dai giudici della cautela,
alla stregua dei criteri tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza
(giudizio di sintesi, di impressione ecc.).
D’altronde il domain name www.playboy.it è identico – nel second level (unico elemento da considerare) al marchio
denominativo Playboy.
Il domain name del Giannattasio è poi indiscutibilmente
simile anche agli altri marchi della Playboy, vale a dire quelli complessi,
comprensivi – come si è detto – della denominazione omonima e della testa di un
coniglietto: l’elemento denominativo, di fortissima forza evocativa (e – come
pure detto – di vasta e ormai risalente notorietà) è senz’altro il cuore di tutti i marchi Playboy.
Alcuna rilevanza ha poi
il fatto che il domain name del Giannattasio si accompagna al disegno stilizzato della testa di un suino.
Può certo condividersi l’opinione del giudice di reclamo,
secondo cui la mera sostituzione di un animale – il coniglietto Playboy con un
altro, il maiale <<non è privo di
elementi che potrebbero indurre ad una qualche forma di collegamento tra le
fonti di provenienza dei servizi>>.
Coniglietto e maiale, l’uno con il papillon, l’altro con una
bombetta e un sigaro, evocano
evidentemente entrambi divertimento
e – quantomeno – erotismo (il secondo, beninteso, in modo ben più greve
e “radicale”).
Peraltro, e ben più radicalmente – alla stregua di quanto si
è esposto prima sub 1 d)- le varianti
in parola non devono prendersi in considerazione nel giudizio di
contraffazione, in quanto appaiono sul sito solo successivamente all’apertura
dello stesso: la testa di suino, in definitiva, neanche attiene al domain name
(né potrebbe, tecnicamente, farne parte).
17) Il giudizio di confusione
L’art. 1 lettera a)
legge marchi vieta ai terzi di usare un segno identico o simile al
marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell’identità o somiglianza fra i segni
e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.
D’altro canto l’art. 13 legge marchi vieta l’adozione come
ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna – ed implicitamente anche domain name, alla stregua del
richiamato principio di unità dei segni distintivi- l’altrui marchio (se ne deriva pericolo di confusione, negli stessi termini dell’art. 1
cit.).