STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
N. 4351/98 R.G.
N. 634/2003 sentenza
N. 5286 cronologico
N. 1036/03 repertorio
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE 1^ CIVILE
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in
persona della dott.ssa Elda Geraci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1998 promossa da
GIORGIO ARMANI S.p.A.,
con gli
avv.ti Mariacristina Rapisardi e Bruno Lucchini
- attrice
-
contro
ARMANI LUCA,
con l'avv.
Stefano Bassetta
- convenuto
-
OGGETTO: violazione legge marchi
Conclusioni
per Giorgio Armani S.p.A.:
voglia il Tribunale Ill.mo, ogni
contraria istanza disattesa e respinta nel merito:
1) accertare e dichiarare che la registrazione e
l'utilizzazione da parte del convenuto del domain name
"armani" è illecita ai sensi della Legge Marchi e conseguentemente
ordinarne la cancellazione e inibirne la prosecuzione dell'illecito;
2) accertare e dichiarare che il comportamento del convenuto è
illecito anche ai sensi delle norme repressive della concorrenza sleale ex art.
2598 e ss. c.c. e conseguentemente inibire la prosecuzione dell'illecito;
3) inibire al convenuto l'utilizzo della parola
"armani" sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo qualora non sia
accompagnata da elementi idonei a differenziarla dai marchi e dalla ragione
sociale dell'attrice per evitare la confondibilità con gli stessi;
4) condannare il convenuto al risarcimento in favore della
Giorgio Armani s.p.a. di tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi in
conseguenza di tutti gli illeciti sopra indicati, in misura da liquidarsi in
via equitativa e comunque non inferiore ad euro 300.000;
5) in ogni caso condannare il convenuto al pagamento in favore
dell'attrice di una provvisionale di importo non inferiore ad euro 200.000 ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 278 c.p.c.;
6) fissare
una somma non inferiore ad euro 10.000 dovuta dal convenuto all'attrice per
ogni violazione della sentenza e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti
in essa contenuti;
7) ordinare la pubblicazione dell'emandata sentenza, a cura
dell'attrice e a spese del convenuto, sul Corriere della Sera e su Il Sole 24
Ore, nonché su Internet Magazine e Inter.net, nonché sul sito Internet dell'attrice
o su altri siti Internet che verranno appositamente creati a tale scopo
dall'attrice;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il 10%
spese generali, Iva e Cpa.
In via istruttoria:
nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati da
controparte si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di
prova:
"vero che svariati clienti da
tutto il mondo mi hanno segnalato di avere avuto problemi con il reperimento
del sito della Giorgio Armani s.p.a. a causa della presenza in internet del domain
name "armani.it" di titolarità del Timbrificio Armani.
Si indica a teste il sig. Brunello
Bianchi presso Giorgio Armani s.p.a., via Borgonuovo 11 Milano.
per Armani Luca:
voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
in via principale e di merito:
1) rigettare ogni domanda attrice per quanto concernente
l'asserita illecita registrazione ed utilizzazione del domain name "armani.it",
in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) rigettare ogni domanda attrice per quanto concerne il
presunto ed indimostrato illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. perché
infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza rigettare ogni istanza di
inibitoria e di provvisionale ex art. 278 c.p.c.;
3) rigettare ogni domanda attrice per quanto concerne il
risarcimento di preteso ed indimostrati danni patiti e patiendi, in quanto
infondata in fatto ed in diritto;
4) accertare e dichiarare la temerarietà della lite svolta
dalla Giorgio Armani s.p.a. e per l'effetto ex art. 96 c.p.c. condannare la
parte attrice al risarcimento dei danni in favore di parte convenuta nella
misura ritenuta di giustizia ed in via equitativa;
5) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti
ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
anticipatorio.
In via subordinata di merito:
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in corso di
causa, con particolare riferimento alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c.
del 18.1.2001 sia per interrogatorio formale che per testi, nonché nella
istanza di consulenza tecnica diretta ad accertare e descrivere le
caratteristiche tecniche del domain name che del sito web www.armani.it
opponendosi ad ogni ulteriore nuova e tardiva istanza istruttoria di parte
attrice.
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1998, Giorgio
Armani s.p.a. - premesso di vantare una tradizione ultraventennale nel settore
della moda nel campo dell'abbigliamento e di essere incontestabilmente una
delle società leader dello stesso settore; di avere ampliato il proprio settore
produttivo, estendendolo agli accessori di moda, profumi, occhiali, calze,
orologi e prodotti di pelletteria; di avere sempre prestato la massima
attenzione alla politica promozionale; di essere titolare del marchio Armani,
universalmente riconosciuto come marchio supernotorio e celebre, protetto in
tutte le sue diverse utilizzazioni per i prodotti ricompresi in quasi tutte le
classi di registrazione, come da certificati di registrazioni prodotti a mero
titolo esemplificativo; di essersi sempre avvalsa per promuovere la propria
immagine e pubblicizzare attività, prodotti ed iniziative di tutti gli
strumenti e canali di comunicazione disponibili; di avere quindi avvertito la
necessità di comparire sulle rete Internet, costituendo il canale divulgativo
più efficace e capillare di ogni tempo, considerando a tal fine che il sito
all'interno del quale il pubblico dei consumatori avrebbe potuto reperire
notizie, curiosità ed informazioni avrebbe dovuto essere contraddistinto dal domain
name costituito dall'universalmente noto marchio "Armani" -
esponeva:
che nell'eseguire i controlli preliminari alla richiesta di
registrazione del domain name "armani.it" era venuta a
conoscenza del fatto che il domain name "armani.it" era già
stato registrato da Luca Armani quale titolare del Timbrificio Luca Armani, con
sede in Treviglio il quale aveva registrato presso la RA Italiana il dominio
"armani.it" per contraddistinguere il proprio sito Internet ed
utilizzarlo per la vendita di timbri;
che per la sua funzione - cioè quella di consentire l'accesso
alla rete Internet e quindi ad un numero infinito di informazioni,
contraddistinguendo sulla rete l'attività d'impresa, i prodotti o il marchio
del suo titolare - l'uso del domain name doveva equipararsi all'uso di
un segno distintivo;
che tale essendo la funzione del domain
name, l'utilizzo del dominio "armani.it" da parte del Timbrificio
era idonea a ingenerare nel pubblico degli utenti di Internet confusione;
che, infatti, essendo il marchio
Armani di titolarità dell'attrice marchio celebre, l'utente consumatore, nel
reperire nel database che raccoglie tutti i domini depositati il domain
name "armani.it" sarebbe stato indotto a credere che il sito così
individuato appartenesse alla Giorgio Armani s.p.a. e che, analogamente,
l'utente che avesse voluto individuare in Internet la presenza di un sito a
nome dell'attrice avrebbe senz'altro digitato il domain name
"armani.it", ipotizzandone la coincidenza con il famoso marchio;
che, invece, una volta collegatosi con il sito corrispondente,
contrariamente ad ogni legittima aspettativa, il consumatore si sarebbe trovato
di fronte ad una pagina WEB costituita da un modulo per l'ordinazione di
timbri;
che, pertanto, era evidente la gravità degli illeciti commessi
dal convenuto per avere contraffatto le privative di marchio di titolarità
dell'attrice e la conseguente applicabilità delle norme regolatrici del
conflitto tra segni distintivi;
che, dal confronto tra le date di registrazione dei marchi
Armani da parte dell'attrice con la data di registrazione del Timbrificio
Armani nel registro delle ditte, doveva necessariamente concludersi che i
diritti della Giorgio Armani s.p.a. sulla parola Armani erano senza dubbio
anteriori a quello che poteva vantare la ditta convenuta;
che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti per
l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1 l.m. ovvero quella di cui
all'art. 13 l.m.;
che, in particolare, sussistevano entrambe le condizioni degli
indebiti vantaggi e del pregiudizio, richieste peraltro in via alternativa
dall'art. 1 l.m., cui la legge subordina la tutela del marchio che gode di
rinomanza nello Stato;
che, infine, il comportamento di controparte, oltre che
costituire una palese contraffazione delle privative dell'attrice, costituiva
atto illecito ex art. 2598 c.c. in quanto idoneo a creare confusione con i
segni distintivi legittimamente utilizzati dall'attrice.
Tutto ciò esposto, Giorgio Armani s.p.a. chiedeva
A) che fosse accertato e dichiarato che la registrazione e
l'utilizzazione da parte del convenuto del domain name "armani"
fosse illecita ai sensi della legge marchi e che quindi ne fosse ordinata la
cancellazione e inibita la prosecuzione dell'illecito;
B) che fosse accertato e dichiarato che la registrazione e
l'utilizzazione da parte del convenuto della parola "armani" come domain
name fosse illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c. e che quindi ne fosse
ordinata la cancellazione e inibita la prosecuzione dell'illecito;
C) che fosse inibito al convenuto l'utilizzo della parola
"armani" sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo ove non
accompagnata da elementi idonei a differenziarla dai marchi e dalla
denominazione sociale dell'attrice per evitare la confondibilità con gli
stessi;
D) che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni
ed in ogni caso al pagamento di una provvisionale;
E) che fosse fissata una somma per ogni violazione della
sentenza e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa
contenuti; F) che fosse ordinata la pubblicazione della sentenza; il tutto con
vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 25.3.1999, si costituiva Armani Luca
il quale chiedeva il rigetto della domanda e contestava la qualificazione del domain
name alla stregua di un segno distintivo, consistendo esso piuttosto in un
mero indirizzo che identifica un certo sito o un server sulla Rete; deduceva
che non aveva contraffatto il marchio Giorgio Armani s.p.a. in quanto si era
limitato a dare il proprio cognome al proprio indirizzo nella rete;
che, da una rapida e non esaustiva ricerca, si potevano
rinvenire ben 1064 Armani nella rete Internet ed affinando la ricerca si
rinvenivano nella sola Italia 187 domini con Armani identificativi nella loro
pagina web, oltre a Giorgio Armani s.p.a., anche di rivenditori di
piastrelle, studi di geometri, panetterie etc.; e che proprio l'enorme quantità
di siti similari, aveva portato la giurisprudenza a considerare che, fino a
quando l'utente non accede effettivamente alla pagina web, il domain
name non ha alcuna attinenza o relazione con i servizi o beni offerti da
quel sito, sicchè la confusione e l'uso illegittimo del marchio altrui andava
determinata al momento dell'accesso alla pagina web, allorché l'utente
viene in contatto con le pagine pubblicitarie del sito cui si collega;
che, pertanto, era infondata la domanda formulata con
riferimento alla tutela del marchio in quanto l'uso di un domain name su
Internet, riproducente un marchio registrato da altra società, per fornire a
sua volta dei servizi sulle rete telematica, poteva integrare la fattispecie
della contraffazione del marchio, solo in quanto attività idonea a creare
confusione tra gli utenti, limitatamente ai servizi e ai prodotti resi da
entrambi i soggetti nel medesimo settore di attività; che, nel caso di specie,
l'evidente differenziazione delle attività espletate dalle due società
escludeva ogni pericolo di confusione;
che non era corretta l'affermazione dell'attrice secondo cui
l'uso del dominio in contestazione da parte del convenuto impediva all'attrice
stessa di poter usufruire della stessa forma di pubblicità e del servizio
Internet, rendendo concreto e reale il pericolo di confusione da parte di un
potenziale cliente, ben potendo infatti l'attore richiedere l'uso di un dominio
top level a livello internazionale;
che era altresì privo di fondamento il contestato illecito
concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.c., anche in ragione della notevole
differenziazione tra i prodotti e servizi resi dall'attrice con quelli del
convenuto.
Nel corso del giudizio le parti si scambiavano le comparse ai
sensi degli artt. 170 e 180 c.p.c., depositavano le memorie ex art. 183 ultimo
comma c.p.c. e quelle per deduzioni istruttorie.
Quindi la causa, senza assunzione di mezzi di prova, era rinviata
per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2002.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni trascritte
in epigrafe, con richiesta di termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la
causa era trattenuta dal giudice per la decisione.
Motivi della decisione
Con il giudizio promosso, Giorgio Armani s.p.a. chiede la tutela
accordata dalla legge marchi e dalle norme del codice civile in tema di
concorrenza sleale in quanto ritiene che la registrazione e l'utilizzazione da
parte di Luca Armani, titolare dell'impresa individuale Armani Luca, del nome a
dominio "armani", al fine di accedere al suo sito Internet utilizzato
per la vendita di timbri, integri la fattispecie della contraffazione del
marchio Armani di cui essa è titolare, in tutte le sue diverse utilizzazioni
per i prodotti ricompresi in quasi tutte le classi di registrazione, nonché
della concorrenza sleale confusoria per l'utilizzazione di segni distintivi
confondibili con quelli legittimamente usati dall'attrice stessa (art. 2598, n.
1 c.c.).
In assenza di una normativa che regolamenti le modalità di
risoluzione dei conflitti tra titolari di nomi a dominio e titolari di altri
diritti sui segni corrispondenti, il punto di partenza per valutare il fondamento
della domanda dell'attrice non può che essere l'esame della funzione del nome a
dominio in ragione della quale può pervenirsi alla successiva qualificazione
giuridica dello stesso e alla conseguente individuazione della normativa ad
esso applicabile.
Sotto tale profilo - contrariamente a quanto deduce il
convenuto il quale invoca l'improcedibilità della domanda poiché
nell'ordinamento giuridico vigente manca una normativa specifica concernente la
rete Internet, sicchè la materia dovrebbe essere regolata dagli aspetti
operativi, tecnici e logici propri del Domain Name System - va anzitutto
affermato che le regole di naming dettate dalla Naming Authority
e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei nomi a
domino, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di
comunicazione delle rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non
possono essere utilizzate dal giudice atteso che l'autorità giudiziaria è
chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna.
Pertanto, l'assenza di una legge specifica importa non certo il
ricorso alle regole interne di naming, bensì il ricorso all'analogia e
quindi alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe alla
fattispecie relativa all'utilizzo dei nomi a dominio.
Ne consegue che le regole per l'assegnazione dei nomi a dominio
fondate sul principio first come first served per il quale il nome a
dominio viene assegnato a chi lo richiede per primo, così come le procedure di
riassegnazione del nome a dominio per valutare se sussistano o meno in capo al
richiedente i requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del nome a dominio
assegnatogli in base alla suddetta norma tecnica del first come first served,
non possono rappresentare le regole cui fare riferimento per la soluzione della
controversia sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, dovendosi invece
fare ricorso alla analogia che, anzitutto, implica che sia individuata la
funzione del nome a dominio sì da accertare se essa sia equivalente a quella
dei segni distintivi dell'impresa.
Tanto premesso, il nome a dominio
attraverso il quale si accede alla rete Internet - che, come è noto, è composto
da diverse parti: quella iniziale comune a quasi tutti i nomi (http://www);
quella centrale specificatamente individualizzante e quella finale che indica
la cosiddetta estensione (com, net, org, edu, gov, it) - costituisce lo
strumento indispensabile che consente di rendere visibile all'interno della
rete un certo contenuto o attraverso il quale possono essere cercate notizie o
informazioni su determinati argomenti.
In quanto strumento che concorre all'identificazione di un sito
e, quindi, dei beni e/o servizi offerti per il suo tramite, non è contestabile
che ad esso vada per lo più riconosciuta una funzione non limitata alla stregua
di un mero indirizzo che consente tecnicamente all'utente l'accesso al sito
contrassegnato, bensì anche di segno distintivo, perchè volto ad attirare
l'attenzione degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito.
La funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua
integrità, mentre l'altra funzione si concentra nella parte centrale del nome
che svolge quindi una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si
tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo di impresa
e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa.
La precisazione relativa al fatto che si tratti di siti
commerciali consente di rilevare che è priva di pregio l'obiezione svolta dal
convenuto nel contestare l'equiparazione del nome a dominio ad un segno
distintivo dell'impresa: al riguardo, osserva il convenuto che, mentre il
marchio ha una funzione commerciale e contraddistingue dei prodotti, il nome a
dominio ben può essere utilizzato per fini diversi da quelli commerciali, dato
che Internet non è solo strumento di sviluppo di industrie ed imprese, ma anche
area di veicolazione di opinioni ed idee che non rientrano in una logica
esclusivamente commerciale.
Incontestabile la ben più ampia area di Internet, non
certamente circoscritta alle attività commerciali, il rilievo del convenuto non
supera la conclusione sopraesposta, ma piuttosto vale ad evidenziare l'estrema
varietà delle situazioni che possono venire in considerazione attraverso lo
strumento in esame; tale enorme varietà, peraltro, deve solo portare ad
escludere che al nome a dominio possa attribuirsi una qualificazione unica,
dovendosi invece analizzare la concreta situazione, in quanto - a seconda delle
circostanze del caso e avuto riguardo al contenuto e alla configurazione del
sito - potrà a ragione, allorché il sito abbia carattere commerciale,
equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del tipo marchio
d'impresa; nelle altre e diverse ipotesi in cui, ferma restando la funzione
distintiva del nome a dominio nella sua parte descrittiva, esso sia utilizzato
non già per accedere ad un sito commerciale e quindi non in funzione di
individuazione di un'attività economica, bensì di trasmissione di opinioni e di
idee, verrà certamente a mancare la ratio sottesa all'equiparazione del nome a
dominio ai segni distintivi di impresa, con conseguente, e del tutto legittima,
diversa qualificazione del nome a dominio.
Tanto rilevato, nelle ipotesi in cui il nome a dominio consente
di accedere ad un sito commerciale, esso, nella parte individualizzante,
sostanzialmente, viene a svolgere la funzione propria del marchio di
distinzione di prodotti e servizi e, pertanto, è senz'altro suscettibile di
entrare in conflitto con altri segni distintivi, ponendosi di conseguenza i
problemi tipici dei segni distintivi d'impresa e correlativamente delle
condizioni di tutelabilità dei segni stessi. Tale essendo, in queste ipotesi,
la funzione del nome a dominio e quindi stante la sua notevole affinità con i
segni distintivi tipici, in mancanza di una legislazione specifica in materia,
deve ritenersi corretto il riferimento alla disciplina dei marchi registrati.
Ne deriva che l'uso di un nome a dominio su Internet
corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del
diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al
conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che
disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il
titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o
simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra
prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere
anche in un rischio di associazione.
La conclusione che precede è conforme al prevalente
orientamento dei giudici di merito - tra le numerose, vedi Trib. Roma 2.8.1997
e 9.3.2000; Trib. Napoli 25.5.1999; Trib. Viterbo 24.1.2000: Trib. Cagliari
30.3.2000; Trib. Reggio Emilia 20.5.2000 e 30.5.2000; Trib. Parma 9.6.2000;
Trib. Milano 3.2.2000; Trib. Brescia 10.10.2000 e 30.11.2000 - che ha
senz'altro superato il contrario indirizzo espresso da alcuni Tribunali - Trib.
Firenze 29.6.2000 ed anche Trib. Empoli 23.11.2000, richiamati dalla difesa del
convenuti - che, invece, avevano attribuito al nome a dominio la funzione di un
mero indirizzo elettronico. Siffatta qualificazione del nome a dominio, alla
luce dei rilievi sopraesposti, coglie solo una funzione del segno in esame,
tralasciando di considerare l'innegabile ed ulteriore funzione distintiva che
la dottrina più attenta e la giurisprudenza ormai prevalente ha, a ragione,
colto nel nome a dominio, valutando proprio la sua capacità di concorrere
all'identificazione del sito e dei servizi commerciali offerti al pubblico
attraverso esso.
Venendo quindi a considerare il caso sottoposto all'esame di
questo tribunale, anzitutto si rileva che, come da documentazione in atti,
attraverso il sito cui si accede digitando "armani.it" sono proposti
i prodotti della impresa individuale Luca Armani (la cui attività precipua è la
produzione di insegne luminose, targhe, timbri ed intarsio mobili, incisoria
meccanica e commercio all'ingrosso di materiale elettrico per insegne
luminose).
E' pertanto pacifico, alla luce del contenuto del sito, che il
nome a dominio "armani.it" registrato in favore di Armani Luca è
utilizzato per identificare l'attività economica che fa capo al convenuto e
che, stante la natura commerciale del sito, in forza di tutto quanto si è
esposto e, quindi, della riconosciuta funzione di segno distintivo di impresa
del nome a dominio, vengono in considerazione le norme che regolano il
conflitto tra segni distintivi ed in particolare quelle dettate a tutela del
titolare del marchio registrato, visto che l'attrice è titolare del marchio
Armani e non è oggetto di alcuna discussione il fatto che quel marchio sia un
marchio celebre.
La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato
che gode di rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata,
che esorbita cioè il limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi,
potendo egli - ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) l.m. - vietare a terzi
l'uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione,
laddove l'uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso
pregiudizio.
La tutela merceologicamente ampliata riconosciuta dalla legge
del marchio celebre - quindi al di là della confondibilità in quanto, in tale
ipotesi, il bene protetto non è l'interesse alla non confondibilità, bensì
l'interesse di chi ha reso rinomato il segno a non vedersi sottratte o
pregiudicate le utilità economiche che possono derivare da tale rinomanza -
ogni volta che ricorra una delle condizioni previste dal citato articolo 1 l.m.
sgombera il campo dalla rilevanza delle ulteriori difese del convenuto.
Secondo il convenuto, l'uso
illegittimo del marchio altrui andrebbe valutato solo nel momento in cui
l'utente viene in contatto con la pagina web e cioè con i beni e servizi
offerti dal sito, nel senso che potrebbe ravvisarsi la fattispecie della
contraffazione del marchio, allorché il domain name, utilizzato per
fornire servizi sulla rete telematica riproducente il marchio registrato da
altra società, sia idoneo a creare confusione tra gli utenti circa i servizi ed
i prodotti resi dai soggetti nel medesimo settore di attività.
E' agevole osservare che la ben più ampia tutela di cui gode il
marchio celebre, sganciato dalla confondibilità tra prodotti e/o servizi,
evidenzia come il tema di indagine proposto dal convenuto sia del tutto irrilevante
al fine di valutare se ricorrano o meno gli elementi costitutivi della
fattispecie della contraffazione del marchio celebre, che, come si è scritto,
sono previsti nell'art. 1, comma 1, lett. c), l.m. (precisato sin d'ora che a
conclusioni differenti si perverrà con riguardo alla fattispecie della
concorrenza sleale confusoria, pure invocata dall'attrice a tutela dei propri
diritti).
Orbene, tutte le condizioni previste dalla norma in esame
ricorrono nel caso di specie.
In primo luogo, il nome a dominio "armani.it" è identico
al marchio di cui la società attrice è titolare.
In secondo luogo, sussistono entrambe le ulteriori condizioni,
peraltro richieste in via alternativa dalla legge.
Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, l'adozione come nome
a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è
entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una
fortissima capacità attrattiva, nonchè valore evocativo, consente al convenuto
di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente
Internet che desideri reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio
"armani.it" trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della
ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare
del timbrificio, sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio
Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità (come è anche
comprovato dalla rassegna stampa riportata nel sito del convenuto - doc. n. 9
dell'attrice - da cui emerge che i consumatori dei prodotti della celebre casa
di moda digitino armani.it al fine di cercare il sito del noto stilista,
imbattendosi, per errore, nel sito del convenuto), guadagno peraltro indebito
perché derivato dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in
questione che richiama un vastissimo numero di utenti Internet.
L'utilizzo del nome Armani da parte del convenuto, poi, reca
pregiudizio all'attrice sol ove si consideri che impedisce alla stessa di
utilizzare il proprio marchio come nome a dominio per l'estensione
"it".
Sotto tale profilo, il principio del "first come first
served" - dettato dalla necessità tecnica per cui il corretto
funzionamento della rete Internet esclude che vi possano essere identici nomi a
dominio con la conseguenza che, se il nome prescelto è già stato assegnato ad
un soggetto, non può essere assegnato ad altri, se non dopo il fruttuoso
esperimento della procedura amministrativa di riassegnazione del nome a dominio
- comporta che il titolare del marchio, che sia stato registrato da altri come domain
name, non potrà utilizzare il proprio segno distintivo come nome a dominio.
La privazione della facoltà di utilizzare il proprio segno
distintivo come nome a dominio costituisce pregiudizio per il titolare del
segno stesso dal momento che l'indiscutibile diritto di ciascuna impresa di
presentarsi attraverso il proprio nome e marchio al pubblico, secondo ogni
modello di comunicazione, comporta che l'uso del segno distintivo in Internet
debba essere ritenuta una prerogativa del titolare del segno, costituendo tale
uso null'altro che esplicazione delle diverse e molteplici forme di uso
commerciale del nome riservate al titolare della privativa.
E', quindi, ravvisabile il pregiudizio per l'attrice che, in
ragione della condotta del convenuto, non può presentarsi sulla rete Internet
proprio attraverso il celebre marchio che costituisce indiscutibile richiamo
per numero elevatissimo di consumatori, con conseguente perdita di tutti quegli
utenti meno esperti delle rete Internet che limitino la propria ricerca al
dominio armani.it. (fatto comprovato dai dati risultanti dai siti che rilevano
il numero di utenti che hanno visitato il sito del convenuto, numero pari, in
relazione ad un trimestre, a tre volte al numero degli utenti che hanno
visitato il sito "giorgioarmani.it").
Si osserva, inoltre, che è del tutto irrilevante la ricerca
svolta dal convenuto il quale ha verificato l'esistenza di numerose pagine web
riconducibili alla Giorgio Armani s.p.a., ricerca attraverso la quale il
convenuto intende confutare l'affermazione dell'attrice secondo cui a causa
dell'illegittimo comportamento di controparte il marchio Armani non può trovare
ingresso in Internet.
Ed invero la ricerca svolta ha ad oggetto le pagine web
in cui è presente la parola armani e non i nomi a dominio dei relativi siti:
ciò premesso, è indiscutibile che, proprio in ragione della celebrità della
parola "armani", essa non può che comparire frequentemente nelle
pagine web, ma ciò nulla ha a che fare con la questione oggetto del
giudizio relativa al riconoscimento del titolare del marchio di utilizzare in
via esclusiva il proprio marchio come domain name al fine di
contraddistinguere il proprio sito.
Il pregiudizio è anche ravvisabile sotto il profilo
dell'annacquamento del celebre segno in quanto, utilizzato in associazione alla
vendita di timbri e targhe, viene a perdere la sua unicità sul mercato e per
essa la forza di identificazione con i prodotti del celebre stilista, con
conseguente indebolimento del carattere distintivo del marchio medesimo.
Per tutto quanto esposto, la registrazione e l'utilizzazione
come nome a dominio della parola armani da parte del convenuto, per accedere al
sito ove sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione
del marchio di cui è titolare la società attrice.
Non vi sono le condizioni per ritenere applicabile in favore
del convenuto la riserva posta dall'art. 1 bis l.m. che limita lo "ius
excludendi", spettante al titolare del marchio allorché il terzo utilizzi
nell'attività economica il proprio nome e indirizzo purchè l'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale e quindi non in funzione
di marchio, ma solo in funzione descrittiva.
Al riguardo, il convenuto contesta di avere contraffatto il
marchio altrui, osservando di essersi limitato ad utilizzare il proprio
patronimico come nome a dominio, "considerato che il domain name è
principalmente per sua natura un indirizzo elettronico" e, quindi,
realizzando una condotta lecita ai sensi dell'art. 1 bis l.m..
L'eccezione del convenuto si
sviluppa lungo l'erroneo presupposto che il nome a dominio costituisca un mero
indirizzo elettronico, qualificazione che porterebbe conseguentemente a ritenere
che l'uso della parola "armani" non sia in funzione di marchio.
Ricordato che l'art. 1 bis l.m. limita lo ius excludendi
spettante al titolare della privativa allorché il terzo utilizzi nell'attività
economica il proprio nome e indirizzo purchè l'uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale e quindi non in funzione di marchio, ma solo in
funzione descrittiva, si osserva che la riconosciuta funzione distintiva
del nome a dominio, cioè di identificazione dell'attività economica e per essa
dei relativi prodotti e servizi, è circostanza che comprova l'erroneità della
qualificazione operata dal convenuto e, al contempo, vale ad affermare che
l'utilizzo del segno in esame come nome a dominio costituisce una forma di
impiego di quel segno proprio in funzione del marchio.
Da ciò consegue che Giorgio Armani
s.p.a., quale titolare del marchio Armani fondatamente può vietare al convenuto
l'impiego nell'attività economica come nome a dominio del suo patronimico
"armani" in quanto effettuato in funzione di marchio.
Si aggiunga che la circostanza che il convenuto abbia
registrato come nome a dominio la sola parola "armani", in luogo di
quella corrispondente alla ditta sotto la quale esercita l'attività economica, conferma
che di tale parola è fatto un uso non conforme ai principi della correttezza
professionale, stante l'assenza di ogni doverosa aggiunta sì da differenziare
il proprio domain name dal celebre marchio dell'attrice.
Neppure vale il richiamo operato dal convenuto alla disposizione
dell'art. 21 l.m. a mente della quale la registrazione del marchio non
impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui
prescelta.
L'art. 21, coordinato con la disposizione di cui all'art. 13
che vieta l'adozione come ditta del marchio altrui e letto alla luce dell'art.
2563 c.c. che detta il contenuto obbligatorio della ditta laddove stabilisce
che deve comunque "contenere almeno il cognome o la sigla
dell'imprenditore", va inteso nel senso di consentire all'avente diritto al
nome di usare il nome stesso nella ditta da lui prescelta, ma anche di
escludere che la ditta medesima possa consistere esclusivamente in quel nome
ove l'inserimento di esso possa dar luogo a risultati confusori.
La facoltà attribuita dalla norma in commento concerne quindi
l'uso del nome nella ditta, nel contesto di elementi idonei a differenziarla
dal marchio registrato in modo da escludere il rischio di confusione per il
pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due
segni.
Ciò rilevato, da un lato si osserva che non viene affatto
contestato al convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta il
proprio nome Armani; dall'altro lato, peraltro, è di tutta evidenza che laddove
il convenuto impiega come nome a dominio la sola parola "armani" si è
al di fuori della previsione della norma invocata, essendo la ditta prescelta
dal convenuto - "Armani Luca" - diversa dal nome a dominio
"armani"; pertanto, non è corretto invocare l'art. 21 l.m. per
ottenere la tutela di un segno non corrispondente alla ditta e che, proprio
perché differente da essa, ha di fatto comportato la mancanza di ogni elemento
che valesse a differenziarlo dal marchio registrato della controparte.
Si conferma, pertanto, che la registrazione e l'utilizzazione
da parte del convenuto del nome a dominio "armani" costituisce
contraffazione dell'altrui marchio registrato; ne consegue che al convenuto, ai
sensi dell'art. 63 l.m., deve essere inibito l'utilizzo della parola
"armani" presso la rete Internet come nome a dominio, ove non
accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio dell'attrice.
Ai sensi dell'art. 65 l.m., allo scopo di ristabilire chiarezza
presso il pubblico dei consumatori circa la riconducibilità del nome a dominio
"armani" al titolare del relativo marchio, il dispositivo della
presente sentenza dovrà essere pubblicato, a spese del convenuto, sui
quotidiani "Il Corriere della Sera" e sulla rivista "Internet
Magazine", oltre che sul sito Internet dell'attrice medesima.
L'attrice invoca anche la tutela prevista dal codice civile per
le ipotesi della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c..
Secondo Giorgio Armani s.p.a., il comportamento del convenuto,
il quale utilizza come nome a dominio la parola corrispondente al marchio
"Armani" registrato dall'attrice, è atto illecito anche ai sensi
dell'art. 2598 c.c. in quanto idoneo a creare confusione con i segni distintivi
legittimamente utilizzati dall'attrice.
La sussistenza della fattispecie invocata dall'attrice è
contestata dal convenuto che deduce la mancanza di un rapporto di concorrenza
tra attrice e convenuto i quali operano in settori merceologici del tutto
differenti.
L’art. 2598, n. 1 comma I, c.c., laddove sanziona
l'imprenditore che usa nome o segni distintivi idonei a produrre confusione con
nomi o con segni distintivi legittimamente usati da altri, accorda una tutela
limitata dalla necessità dell'effetto confusorio; ciò comporta che vi deve essere
confondibilità sotto il profilo merceologico o del tipo di attività svolta in
quanto, in mancanza, non è ravvisabile confusione in senso proprio e cioè la
riconduzione di un prodotto o di un'attività da un imprenditore diverso dal suo
autore. Occorre pertanto, o che i prodotti contrassegnati dai segni
confondibili siano a loro volta confondibili, ovvero che, pur trattandosi di
prodotti tra loro non confondibili, per il fatto di essere contraddistinti da
segni confondibili e di essere merceologicamente affini, fanno ritenere al
pubblico che vadano ricondotti all'attività produttiva o commerciale di un
imprenditore diverso da quello cui competono.
Osservato che la tutela della disposizione in commento va
accordata anche al segno distintivo costituito dal marchio registrato, sebbene
trovi la propria specifica tutela nella legge marchi, si rileva che non sempre
la contraffazione di un marchio costituisce anche concorrenza sleale
confusoria, attesi i limiti della disciplina di quest'ultima rispetto alla tutela
prevista nella legge marchi.
Ciò premesso, se vi è concorrenza sleale allorché si utilizza
un segno altrui per prodotti identici o affini, essendo in tale caso
ravvisabile il rapporto di concorrenza, non altrettanto può dirsi quando si
tratti di prodotti non affini.
In tale ipotesi il titolare del marchio contraffatto non può
invocare anche la tutela dell'articolo in commento, in quanto non ricorrerà la
concorrenza sleale per mancanza del presupposto del rapporto di concorrenza. In
altri termini, mentre la legge marchi conosce una categoria di segni - i marchi
che godono di rinomanza - tutelati ben oltre il principio di relatività, e
quindi al di là del limite dell'affinità tra prodotti, questi stessi segni non
sono tutelabili ai sensi dell'art. 2598 c.c. laddove, per la mancanza di
affinità tra prodotti, non sussista il rapporto di concorrenza.
Applicando questi principi al caso di specie si vede come
l'utilizzo da parte del convenuto del nome "armani" come nome a
dominio per accedere ad un sito ove sono offerti prodotti e servizi del tutto
distanti da quelli di pertinenza dell'attrice e quindi per contrassegnare un
settore produttivo che non è in rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2598
c.c. con quello dell'attrice, non è riconducibile all'ipotesi della concorrenza
sleale confusoria di cui al numero 1 dell'articolo citato.
Il richiamo operato dall'attrice al concetto di concorrenza
potenziale - per cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 2598 c.c., sarebbe
sufficiente un rapporto di concorrenza potenziale tra i soggetti coinvolti -
accolto da una parte della giurisprudenza nella prospettiva di estendere
l'ambito di applicazione della norma in commento, non è idoneo a superare la
conclusione sopraesposta. Ed invero, valutata la concorrenza potenziale sotto
il profilo merceologico, essa può ravvisarsi, non già considerando
astrattamente la mera potenzialità espansiva dell'impresa, bensì allorché
appaia razionalmente prevedibile una estensione dell'ambito operativo di
un'impresa a quello dell'altro.
Orbene, riconoscendo certamente la sicura tendenza espansiva
della società attrice nei diversi settori dell'attività produttiva, come
comprovato, tra l'altro, dall'ampliamento dal settore dell'abbigliamento a quello
dei suoi più disparati accessori, nonché agli articoli per la casa, libri,
composizioni floreali, dolci, deve escludersi che tale estensione possa in
futuro portare ad un'operatività dell'attrice nel settore in cui opera il
convenuto, vista l'assoluta estraneità dell'attività esercitata dall'uno
rispetto a quella dell'altro.
Alla luce di quanto precede, deve escludersi che nei fatti
dedotti dall'attrice siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell'illecito
concorrenziale confusorio.
Non viene invece presa in esame la
fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., invocata per la prima volta
dall'attrice in comparsa conclusionale, mentre in atto di citazione (pag. 16)
la condanna del convenuto era stata chiesta solo ai sensi del n. 1 del citato
articolo, avendo l'attrice fatto esplicito riferimento alla idoneità del
comportamento del convenuto a creare confusione con i segni distintivi
legittimamente utilizzati dall'attrice medesima; essendo le fattispecie
contemplate dall'art. 2598 c.c. tra di loro autonome, è inammissibile la
richiesta di condanna formulata per la prima volta in comparsa conclusionale ai
sensi del n. 3 in luogo del n. 1 della citata disposizione del codice civile.
Venendo infine a considerare la domanda di risarcimento del
danno, tale domanda non può essere accolta, non avendo l'attrice fornito alcun
elemento di prova relativo al lucro cessante in concreto ad essa derivato
dall'altrui condotta illecita, tenuto conto che il ricorso alla liquidazione
equitativa del danno non è ammissibile laddove la parte ometta del tutto di
fornire specifici dati di fatto al fine della determinazione del danno stesso.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono
la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in
composizione monocratica, rigettata ogni altra ogni domanda, eccezione,
deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'illiceità della
registrazione e della utilizzazione da parte del convenuto del domain name
"armani" ai sensi della legge marchi e per l'effetto ordina la
cancellazione della parola "armani" nel nome a dominio registrato in
favore del convenuto ed inibisce al convenuto stesso l'uso della parola
"armani" come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei
a differenziala dal marchio "Armani";
- fissa la somma di euro 5.000
dovuta dal convenuto all'attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
della presente sentenza;
- ordina la pubblicazione del
dispositivo della presente sentenza, a cura dell'attrice e a spese del
convenuto, sul quotidiano il "Corriere della Sera", sulla rivista
"Internet Magazine", nonché sul sito Internet dell'attrice;
- condanna Armani Luca alla
rifusione delle spese del giudizio sostenute da Giorgio Armani s.p.a., che
liquida in complessivi euro 13.526 di cui euro 10.000 per onorari, euro 2.536
per diritti, euro 990 per spese, oltre spese generali su diritti ed onorari Iva
e Cpa;
Bergamo, 3 marzo 2003
Il Giudice Elda Geraci
(la sentenza è stata tratta dal sito
www.rmani.it)