STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
N. 4351/98 R.G.
N. 634/2003 sentenza
N. 5286 cronologico
N. 1036/03 repertorio
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE 1^ CIVILE
Il Tribunale di Bergamo in composizione
monocratica in persona della dott.ssa Elda Geraci, ha
emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1998 promossa da
GIORGIO ARMANI S.p.A.,
con
gli avv.ti Mariacristina Rapisardi e Bruno Lucchini
- attrice
-
contro
ARMANI LUCA,
con
l'avv. Stefano Bassetta
- convenuto
-
OGGETTO: violazione
legge marchi
Conclusioni
per Giorgio Armani
S.p.A.:
voglia il Tribunale
Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e respinta nel merito:
1) accertare e dichiarare che la
registrazione e l'utilizzazione da parte del convenuto del domain name "armani" è
illecita ai sensi della Legge Marchi e conseguentemente ordinarne la
cancellazione e inibirne la prosecuzione dell'illecito;
2) accertare e dichiarare che il
comportamento del convenuto è illecito anche ai sensi delle norme repressive
della concorrenza sleale ex art. 2598 e ss. c.c. e conseguentemente inibire la
prosecuzione dell'illecito;
3) inibire al convenuto l'utilizzo della
parola "armani" sotto qualsiasi forma ed a
qualsiasi titolo qualora non sia accompagnata da elementi idonei a
differenziarla dai marchi e dalla ragione sociale dell'attrice per evitare la confondibilità con gli stessi;
4) condannare il convenuto al risarcimento
in favore della Giorgio Armani s.p.a. di tutti i
danni dalla stessa patiti e patiendi in conseguenza
di tutti gli illeciti sopra indicati, in misura da liquidarsi in via equitativa
e comunque non inferiore ad euro 300.000;
5) in ogni caso condannare il convenuto al
pagamento in favore dell'attrice di una provvisionale di importo non inferiore
ad euro 200.000 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 278 c.p.c.;
6) fissare una somma non inferiore ad euro
10.000 dovuta dal convenuto all'attrice per ogni violazione della sentenza e
per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
7) ordinare la pubblicazione dell'emandata sentenza, a cura dell'attrice e a spese del
convenuto, sul Corriere della Sera e su Il Sole 24 Ore, nonché su Internet
Magazine e Inter.net, nonché sul sito Internet dell'attrice o su altri siti
Internet che verranno appositamente creati a tale scopo dall'attrice;
8) con vittoria di spese, diritti ed
onorari, oltre il 10% spese generali, Iva e Cpa.
In via istruttoria:
nella denegata ipotesi di ammissione dei
capitoli formulati da controparte si chiede ammettersi prova per testi sul
seguente capitolo di prova:
"vero che
svariati clienti da tutto il mondo mi hanno segnalato di avere avuto problemi
con il reperimento del sito della Giorgio Armani s.p.a.
a causa della presenza in internet del domain name
"armani.it" di titolarità del Timbrificio Armani.
Si indica a teste
il sig. Brunello Bianchi presso Giorgio Armani s.p.a.,
via Borgonuovo 11 Milano.
per Armani Luca:
voglia l'Ill.mo
Giudice del Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza disattesa, così
provvedere:
in via principale e
di merito:
1) rigettare ogni domanda attrice per
quanto concernente l'asserita illecita registrazione ed utilizzazione del domain
name "armani.it", in quanto
infondata in fatto e in diritto;
2) rigettare ogni domanda attrice per
quanto concerne il presunto ed indimostrato illecito concorrenziale ex art.
2598 c.c. perché infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza rigettare
ogni istanza di inibitoria e di provvisionale ex art. 278 c.p.c.;
3) rigettare ogni domanda attrice per
quanto concerne il risarcimento di preteso ed indimostrati danni patiti e patiendi, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) accertare e dichiarare la temerarietà
della lite svolta dalla Giorgio Armani s.p.a. e per
l'effetto ex art. 96 c.p.c. condannare la parte
attrice al risarcimento dei danni in favore di parte convenuta nella misura
ritenuta di giustizia ed in via equitativa;
5) condannare parte attrice al pagamento
delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del
sottoscritto procuratore anticipatorio.
In via subordinata
di merito:
Si insiste nelle istanze istruttorie
formulate in corso di causa, con particolare riferimento alla memoria
istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 18.1.2001 sia per
interrogatorio formale che per testi, nonché nella istanza di consulenza
tecnica diretta ad accertare e descrivere le caratteristiche tecniche del domain
name che del sito web www.armani.it
opponendosi ad ogni ulteriore nuova e tardiva istanza istruttoria di parte
attrice.
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato il 22
ottobre 1998, Giorgio Armani s.p.a. - premesso di
vantare una tradizione ultraventennale nel settore della moda nel campo
dell'abbigliamento e di essere incontestabilmente una delle società leader
dello stesso settore; di avere ampliato il proprio settore produttivo,
estendendolo agli accessori di moda, profumi, occhiali, calze, orologi e
prodotti di pelletteria; di avere sempre prestato la massima attenzione alla
politica promozionale; di essere titolare del marchio Armani, universalmente
riconosciuto come marchio supernotorio e celebre,
protetto in tutte le sue diverse utilizzazioni per i prodotti ricompresi in
quasi tutte le classi di registrazione, come da certificati di registrazioni
prodotti a mero titolo esemplificativo; di essersi sempre avvalsa per
promuovere la propria immagine e pubblicizzare attività, prodotti ed iniziative
di tutti gli strumenti e canali di comunicazione disponibili; di avere quindi
avvertito la necessità di comparire sulle rete Internet, costituendo il canale
divulgativo più efficace e capillare di ogni tempo, considerando a tal fine che
il sito all'interno del quale il pubblico dei consumatori avrebbe potuto
reperire notizie, curiosità ed informazioni avrebbe dovuto essere
contraddistinto dal domain name costituito
dall'universalmente noto marchio "Armani" - esponeva:
che nell'eseguire i controlli preliminari
alla richiesta di registrazione del domain name
"armani.it" era venuta a conoscenza del fatto che il domain name "armani.it" era già stato registrato da
Luca Armani quale titolare del Timbrificio Luca Armani, con sede in Treviglio
il quale aveva registrato presso la RA Italiana il dominio
"armani.it" per contraddistinguere il proprio sito Internet ed
utilizzarlo per la vendita di timbri;
che per la sua funzione - cioè quella di
consentire l'accesso alla rete Internet e quindi ad un numero infinito di
informazioni, contraddistinguendo sulla rete l'attività d'impresa, i prodotti o
il marchio del suo titolare - l'uso del domain name
doveva equipararsi all'uso di un segno distintivo;
che tale essendo la
funzione del domain name, l'utilizzo del
dominio "armani.it" da parte del Timbrificio era idonea a ingenerare
nel pubblico degli utenti di Internet confusione;
che, infatti,
essendo il marchio Armani di titolarità dell'attrice marchio celebre, l'utente
consumatore, nel reperire nel database che raccoglie tutti i domini
depositati il domain name
"armani.it" sarebbe stato indotto a credere che il sito così
individuato appartenesse alla Giorgio Armani s.p.a. e
che, analogamente, l'utente che avesse voluto individuare in Internet la
presenza di un sito a nome dell'attrice avrebbe senz'altro digitato il domain
name "armani.it", ipotizzandone la
coincidenza con il famoso marchio;
che, invece, una volta collegatosi con il
sito corrispondente, contrariamente ad ogni legittima aspettativa, il consumatore
si sarebbe trovato di fronte ad una pagina WEB costituita da un modulo per
l'ordinazione di timbri;
che, pertanto, era evidente la gravità
degli illeciti commessi dal convenuto per avere contraffatto le privative di
marchio di titolarità dell'attrice e la conseguente applicabilità delle norme
regolatrici del conflitto tra segni distintivi;
che, dal confronto tra le date di
registrazione dei marchi Armani da parte dell'attrice con la data di
registrazione del Timbrificio Armani nel registro delle ditte, doveva
necessariamente concludersi che i diritti della Giorgio Armani s.p.a. sulla parola Armani erano senza dubbio anteriori a
quello che poteva vantare la ditta convenuta;
che nel caso di specie ricorrevano tutti i
presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1 l.m.
ovvero quella di cui all'art. 13 l.m.;
che, in particolare, sussistevano entrambe
le condizioni degli indebiti vantaggi e del pregiudizio, richieste peraltro in
via alternativa dall'art. 1 l.m., cui la legge subordina la tutela del marchio
che gode di rinomanza nello Stato;
che, infine, il comportamento di
controparte, oltre che costituire una palese contraffazione delle privative
dell'attrice, costituiva atto illecito ex art. 2598 c.c. in quanto idoneo a
creare confusione con i segni distintivi legittimamente utilizzati
dall'attrice.
Tutto ciò esposto, Giorgio Armani s.p.a. chiedeva
A) che fosse accertato e dichiarato che la
registrazione e l'utilizzazione da parte del convenuto del domain name "armani" fosse
illecita ai sensi della legge marchi e che quindi ne fosse ordinata la
cancellazione e inibita la prosecuzione dell'illecito;
B) che fosse accertato e dichiarato che la
registrazione e l'utilizzazione da parte del convenuto della parola "armani" come domain name
fosse illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c. e che quindi ne fosse ordinata la
cancellazione e inibita la prosecuzione dell'illecito;
C) che fosse inibito al convenuto
l'utilizzo della parola "armani" sotto
qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo ove non accompagnata da elementi idonei a
differenziarla dai marchi e dalla denominazione sociale dell'attrice per
evitare la confondibilità con gli stessi;
D) che il convenuto fosse condannato al
risarcimento dei danni ed in ogni caso al pagamento di una provvisionale;
E) che fosse fissata una somma per ogni
violazione della sentenza e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti
in essa contenuti; F) che fosse ordinata la pubblicazione della sentenza; il tutto
con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 25.3.1999, si
costituiva Armani Luca il quale chiedeva il rigetto della domanda e contestava
la qualificazione del domain name alla stregua
di un segno distintivo, consistendo esso piuttosto in un mero indirizzo che
identifica un certo sito o un server sulla Rete; deduceva che non aveva
contraffatto il marchio Giorgio Armani s.p.a. in
quanto si era limitato a dare il proprio cognome al proprio indirizzo nella
rete;
che, da una rapida e non esaustiva ricerca,
si potevano rinvenire ben 1064 Armani nella rete Internet ed affinando la
ricerca si rinvenivano nella sola Italia 187 domini con Armani identificativi
nella loro pagina web, oltre a Giorgio Armani s.p.a.,
anche di rivenditori di piastrelle, studi di geometri, panetterie etc.; e che
proprio l'enorme quantità di siti similari, aveva portato la giurisprudenza a
considerare che, fino a quando l'utente non accede effettivamente alla pagina web,
il domain name non ha alcuna attinenza o
relazione con i servizi o beni offerti da quel sito, sicchè
la confusione e l'uso illegittimo del marchio altrui andava determinata al
momento dell'accesso alla pagina web, allorché l'utente viene in
contatto con le pagine pubblicitarie del sito cui si collega;
che,
pertanto, era infondata la domanda formulata con riferimento alla tutela del
marchio in quanto l'uso di un domain name su
Internet, riproducente un marchio registrato da altra società, per fornire a
sua volta dei servizi sulle rete telematica, poteva integrare la fattispecie
della contraffazione del marchio, solo in quanto attività idonea a creare
confusione tra gli utenti, limitatamente ai servizi e ai prodotti resi da
entrambi i soggetti nel medesimo settore di attività; che, nel caso di specie, l'evidente
differenziazione delle attività espletate dalle due società escludeva ogni
pericolo di confusione;
che non era corretta l'affermazione
dell'attrice secondo cui l'uso del dominio in contestazione da parte del
convenuto impediva all'attrice stessa di poter usufruire della stessa forma di
pubblicità e del servizio Internet, rendendo concreto e reale il pericolo di
confusione da parte di un potenziale cliente, ben potendo infatti l'attore
richiedere l'uso di un dominio top level a
livello internazionale;
che era altresì privo di fondamento il
contestato illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.c., anche in
ragione della notevole differenziazione tra i prodotti e servizi resi
dall'attrice con quelli del convenuto.
Nel corso del giudizio le parti si
scambiavano le comparse ai sensi degli artt. 170 e 180 c.p.c.,
depositavano le memorie ex art. 183 ultimo comma c.p.c.
e quelle per deduzioni istruttorie.
Quindi la causa, senza assunzione di mezzi
di prova, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17
ottobre 2002.
A tale udienza le parti precisavano le
conclusioni trascritte in epigrafe, con richiesta di termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa era trattenuta dal giudice
per la decisione.
Motivi della
decisione
Con il giudizio promosso, Giorgio Armani s.p.a. chiede la tutela accordata dalla legge marchi e
dalle norme del codice civile in tema di concorrenza sleale in quanto ritiene
che la registrazione e l'utilizzazione da parte di Luca Armani, titolare
dell'impresa individuale Armani Luca, del nome a dominio "armani", al fine di accedere al suo sito Internet
utilizzato per la vendita di timbri, integri la fattispecie della
contraffazione del marchio Armani di cui essa è titolare, in tutte le sue
diverse utilizzazioni per i prodotti ricompresi in quasi tutte le classi di
registrazione, nonché della concorrenza sleale confusoria
per l'utilizzazione di segni distintivi confondibili con quelli legittimamente
usati dall'attrice stessa (art. 2598, n. 1 c.c.).
In assenza di una normativa che regolamenti
le modalità di risoluzione dei conflitti tra titolari di nomi a dominio e
titolari di altri diritti sui segni corrispondenti, il punto di partenza per
valutare il fondamento della domanda dell'attrice non può che essere l'esame
della funzione del nome a dominio in ragione della quale può pervenirsi alla
successiva qualificazione giuridica dello stesso e alla conseguente
individuazione della normativa ad esso applicabile.
Sotto tale profilo - contrariamente a
quanto deduce il convenuto il quale invoca l'improcedibilità della domanda
poiché nell'ordinamento giuridico vigente manca una normativa specifica
concernente la rete Internet, sicchè la materia
dovrebbe essere regolata dagli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain
Name System - va anzitutto affermato che le regole
di naming dettate dalla Naming
Authority e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei
nomi a domino, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del
sistema di comunicazione delle rete Internet, di carattere amministrativo
interno, che non possono essere utilizzate dal giudice atteso che l'autorità
giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa
interna.
Pertanto, l'assenza di una legge specifica
importa non certo il ricorso alle regole interne di naming,
bensì il ricorso all'analogia e quindi alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe alla fattispecie relativa all'utilizzo dei nomi a
dominio.
Ne consegue che le regole per
l'assegnazione dei nomi a dominio fondate sul principio first come first served per il quale il nome a dominio viene assegnato a
chi lo richiede per primo, così come le procedure di riassegnazione del nome a
dominio per valutare se sussistano o meno in capo al richiedente i requisiti
per l'ottenimento e il mantenimento del nome a dominio assegnatogli in base
alla suddetta norma tecnica del first come first served,
non possono rappresentare le regole cui fare riferimento per la soluzione della
controversia sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, dovendosi invece
fare ricorso alla analogia che, anzitutto, implica che sia individuata la
funzione del nome a dominio sì da accertare se essa sia equivalente a quella
dei segni distintivi dell'impresa.
Tanto premesso, il
nome a dominio attraverso il quale si accede alla rete Internet - che, come è noto,
è composto da diverse parti: quella iniziale comune a quasi tutti i nomi (http://www);
quella centrale specificatamente individualizzante e quella finale che indica
la cosiddetta estensione (com, net, org, edu, gov,
it) - costituisce lo strumento indispensabile che
consente di rendere visibile all'interno della rete un certo contenuto o
attraverso il quale possono essere cercate notizie o informazioni su
determinati argomenti.
In quanto strumento che concorre
all'identificazione di un sito e, quindi, dei beni e/o servizi offerti per il
suo tramite, non è contestabile che ad esso vada per lo più riconosciuta una
funzione non limitata alla stregua di un mero indirizzo che consente
tecnicamente all'utente l'accesso al sito contrassegnato, bensì anche di segno
distintivo, perchè volto ad attirare l'attenzione
degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito.
La funzione di indirizzo è svolta dal nome
a dominio nella sua integrità, mentre l'altra funzione si concentra nella parte
centrale del nome che svolge quindi una funzione distintiva, con la conseguenza
che, ove si tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo
di impresa e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa.
La precisazione relativa al fatto che si tratti
di siti commerciali consente di rilevare che è priva di pregio l'obiezione
svolta dal convenuto nel contestare l'equiparazione del nome a dominio ad un
segno distintivo dell'impresa: al riguardo, osserva il convenuto che, mentre il
marchio ha una funzione commerciale e contraddistingue dei prodotti, il nome a
dominio ben può essere utilizzato per fini diversi da quelli commerciali, dato
che Internet non è solo strumento di sviluppo di industrie ed imprese, ma anche
area di veicolazione di opinioni ed idee che non rientrano in una logica
esclusivamente commerciale.
Incontestabile la ben più ampia area di
Internet, non certamente circoscritta alle attività commerciali, il rilievo del
convenuto non supera la conclusione sopraesposta, ma piuttosto vale ad
evidenziare l'estrema varietà delle situazioni che possono venire in
considerazione attraverso lo strumento in esame; tale enorme varietà, peraltro,
deve solo portare ad escludere che al nome a dominio possa attribuirsi una
qualificazione unica, dovendosi invece analizzare la concreta situazione, in
quanto - a seconda delle circostanze del caso e avuto riguardo al contenuto e
alla configurazione del sito - potrà a ragione, allorché il sito abbia
carattere commerciale, equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del
tipo marchio d'impresa; nelle altre e diverse ipotesi in cui, ferma restando la
funzione distintiva del nome a dominio nella sua parte descrittiva, esso sia
utilizzato non già per accedere ad un sito commerciale e quindi non in funzione
di individuazione di un'attività economica, bensì di trasmissione di opinioni e
di idee, verrà certamente a mancare la ratio sottesa all'equiparazione del nome
a dominio ai segni distintivi di impresa, con conseguente, e del tutto
legittima, diversa qualificazione del nome a dominio.
Tanto rilevato, nelle ipotesi in cui il
nome a dominio consente di accedere ad un sito commerciale, esso, nella parte
individualizzante, sostanzialmente, viene a svolgere la funzione propria del
marchio di distinzione di prodotti e servizi e, pertanto, è senz'altro
suscettibile di entrare in conflitto con altri segni distintivi, ponendosi di
conseguenza i problemi tipici dei segni distintivi d'impresa e correlativamente
delle condizioni di tutelabilità dei segni stessi.
Tale essendo, in queste ipotesi, la funzione del nome a dominio e quindi stante
la sua notevole affinità con i segni distintivi tipici, in mancanza di una
legislazione specifica in materia, deve ritenersi corretto il riferimento alla
disciplina dei marchi registrati.
Ne deriva che l'uso di un nome a dominio su
Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo
del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che
al conflitto tra domain name e marchio debbono
applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne
deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome
a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità
o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che
può consistere anche in un rischio di associazione.
La conclusione che precede è conforme al
prevalente orientamento dei giudici di merito - tra le numerose, vedi Trib. Roma 2.8.1997 e 9.3.2000; Trib.
Napoli 25.5.1999; Trib. Viterbo 24.1.2000: Trib. Cagliari 30.3.2000; Trib.
Reggio Emilia 20.5.2000 e 30.5.2000; Trib. Parma
9.6.2000; Trib. Milano 3.2.2000; Trib.
Brescia 10.10.2000 e 30.11.2000 - che ha senz'altro superato il contrario indirizzo
espresso da alcuni Tribunali - Trib. Firenze
29.6.2000 ed anche Trib. Empoli 23.11.2000,
richiamati dalla difesa del convenuti - che, invece, avevano attribuito al nome
a dominio la funzione di un mero indirizzo elettronico. Siffatta qualificazione
del nome a dominio, alla luce dei rilievi sopraesposti, coglie solo una
funzione del segno in esame, tralasciando di considerare l'innegabile ed
ulteriore funzione distintiva che la dottrina più attenta e la giurisprudenza
ormai prevalente ha, a ragione, colto nel nome a dominio, valutando proprio la
sua capacità di concorrere all'identificazione del sito e dei servizi
commerciali offerti al pubblico attraverso esso.
Venendo quindi a considerare il caso
sottoposto all'esame di questo tribunale, anzitutto si rileva che, come da
documentazione in atti, attraverso il sito cui si accede digitando
"armani.it" sono proposti i prodotti della impresa individuale Luca
Armani (la cui attività precipua è la produzione di insegne luminose, targhe,
timbri ed intarsio mobili, incisoria meccanica e commercio all'ingrosso di
materiale elettrico per insegne luminose).
E' pertanto pacifico, alla luce del
contenuto del sito, che il nome a dominio "armani.it" registrato in
favore di Armani Luca è utilizzato per identificare l'attività economica che fa
capo al convenuto e che, stante la natura commerciale del sito, in forza di
tutto quanto si è esposto e, quindi, della riconosciuta funzione di segno
distintivo di impresa del nome a dominio, vengono in considerazione le norme
che regolano il conflitto tra segni distintivi ed in particolare quelle dettate
a tutela del titolare del marchio registrato, visto che l'attrice è titolare
del marchio Armani e non è oggetto di alcuna discussione il fatto che quel
marchio sia un marchio celebre.
La qualificazione del marchio Armani come
marchio registrato che gode di rinomanza comporta che il titolare benefici
della tutela ampliata, che esorbita cioè il limite dell'identità o affinità tra
prodotti e servizi, potendo egli - ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) l.m. - vietare a terzi l'uso di un segno identico
o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l'uso del segno
consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso pregiudizio.
La tutela merceologicamente ampliata
riconosciuta dalla legge del marchio celebre - quindi al di là della confondibilità in quanto, in tale ipotesi, il bene protetto
non è l'interesse alla non confondibilità, bensì
l'interesse di chi ha reso rinomato il segno a non vedersi sottratte o
pregiudicate le utilità economiche che possono derivare da tale rinomanza -
ogni volta che ricorra una delle condizioni previste dal citato articolo 1 l.m.
sgombera il campo dalla rilevanza delle ulteriori difese del convenuto.
Secondo il
convenuto, l'uso illegittimo del marchio altrui andrebbe valutato solo nel
momento in cui l'utente viene in contatto con la pagina web e cioè con i
beni e servizi offerti dal sito, nel senso che potrebbe ravvisarsi la
fattispecie della contraffazione del marchio, allorché il domain name, utilizzato per fornire servizi sulla rete
telematica riproducente il marchio registrato da altra società, sia idoneo a
creare confusione tra gli utenti circa i servizi ed i prodotti resi dai
soggetti nel medesimo settore di attività.
E' agevole osservare che la ben più ampia
tutela di cui gode il marchio celebre, sganciato dalla confondibilità
tra prodotti e/o servizi, evidenzia come il tema di indagine proposto dal
convenuto sia del tutto irrilevante al fine di valutare se ricorrano o meno gli
elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione del marchio
celebre, che, come si è scritto, sono previsti nell'art. 1, comma 1, lett. c), l.m. (precisato sin d'ora che a conclusioni
differenti si perverrà con riguardo alla fattispecie della concorrenza sleale confusoria, pure invocata dall'attrice a tutela dei propri
diritti).
Orbene, tutte le condizioni previste dalla
norma in esame ricorrono nel caso di specie.
In primo luogo, il nome a dominio
"armani.it" è identico al marchio di cui la società attrice è
titolare.
In secondo luogo, sussistono entrambe le
ulteriori condizioni, peraltro richieste in via alternativa dalla legge.
Per quanto riguarda l'indebito vantaggio,
l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che
per la sua celebrità è entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che,
pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonchè
valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà,
in quanto non vi è dubbio che l'utente Internet che desideri reperire il sito
del celebre stilista digiterà proprio "armani.it" trovandovi,
peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare
il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando
l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole
guadagno in termini di pubblicità (come è anche comprovato dalla rassegna
stampa riportata nel sito del convenuto - doc. n. 9 dell'attrice - da cui
emerge che i consumatori dei prodotti della celebre casa di moda digitino
armani.it al fine di cercare il sito del noto stilista, imbattendosi, per
errore, nel sito del convenuto), guadagno peraltro indebito perché derivato
dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che
richiama un vastissimo numero di utenti Internet.
L'utilizzo del nome Armani da parte del
convenuto, poi, reca pregiudizio all'attrice sol ove si consideri che impedisce
alla stessa di utilizzare il proprio marchio come nome a dominio per
l'estensione "it".
Sotto tale profilo, il principio del "first
come first served" - dettato dalla necessità
tecnica per cui il corretto funzionamento della rete Internet esclude che vi
possano essere identici nomi a dominio con la conseguenza che, se il nome
prescelto è già stato assegnato ad un soggetto, non può essere assegnato ad
altri, se non dopo il fruttuoso esperimento della procedura amministrativa di
riassegnazione del nome a dominio - comporta che il titolare del marchio, che
sia stato registrato da altri come domain name,
non potrà utilizzare il proprio segno distintivo come nome a dominio.
La privazione della facoltà di utilizzare il
proprio segno distintivo come nome a dominio costituisce pregiudizio per il
titolare del segno stesso dal momento che l'indiscutibile diritto di ciascuna
impresa di presentarsi attraverso il proprio nome e marchio al pubblico,
secondo ogni modello di comunicazione, comporta che l'uso del segno distintivo
in Internet debba essere ritenuta una prerogativa del titolare del segno,
costituendo tale uso null'altro che esplicazione delle diverse e molteplici
forme di uso commerciale del nome riservate al titolare della privativa.
E', quindi, ravvisabile il pregiudizio per
l'attrice che, in ragione della condotta del convenuto, non può presentarsi
sulla rete Internet proprio attraverso il celebre marchio che costituisce
indiscutibile richiamo per numero elevatissimo di consumatori, con conseguente
perdita di tutti quegli utenti meno esperti delle rete Internet che limitino la
propria ricerca al dominio armani.it. (fatto comprovato dai dati risultanti dai
siti che rilevano il numero di utenti che hanno visitato il sito del convenuto,
numero pari, in relazione ad un trimestre, a tre volte al numero degli utenti
che hanno visitato il sito "giorgioarmani.it").
Si osserva, inoltre, che è del tutto
irrilevante la ricerca svolta dal convenuto il quale ha verificato l'esistenza
di numerose pagine web riconducibili alla Giorgio Armani s.p.a., ricerca attraverso la quale il convenuto intende
confutare l'affermazione dell'attrice secondo cui a causa dell'illegittimo
comportamento di controparte il marchio Armani non può trovare ingresso in
Internet.
Ed invero la ricerca svolta ha ad oggetto
le pagine web in cui è presente la parola armani
e non i nomi a dominio dei relativi siti: ciò premesso, è indiscutibile che,
proprio in ragione della celebrità della parola "armani",
essa non può che comparire frequentemente nelle pagine web, ma ciò nulla
ha a che fare con la questione oggetto del giudizio relativa al riconoscimento
del titolare del marchio di utilizzare in via esclusiva il proprio marchio come
domain name al fine di contraddistinguere il
proprio sito.
Il pregiudizio è anche ravvisabile sotto il
profilo dell'annacquamento del celebre segno in quanto, utilizzato in
associazione alla vendita di timbri e targhe, viene a perdere la sua unicità
sul mercato e per essa la forza di identificazione con i prodotti del celebre
stilista, con conseguente indebolimento del carattere distintivo del marchio
medesimo.
Per tutto quanto esposto, la registrazione
e l'utilizzazione come nome a dominio della parola armani
da parte del convenuto, per accedere al sito ove sono posti in vendita timbri,
costituisce ipotesi di contraffazione del marchio di cui è titolare la società
attrice.
Non vi sono le condizioni per ritenere
applicabile in favore del convenuto la riserva posta dall'art. 1 bis l.m. che
limita lo "ius excludendi",
spettante al titolare del marchio allorché il terzo utilizzi nell'attività
economica il proprio nome e indirizzo purchè
l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi non in
funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.
Al riguardo, il convenuto contesta di avere
contraffatto il marchio altrui, osservando di essersi limitato ad utilizzare il
proprio patronimico come nome a dominio, "considerato che il domain name è principalmente per sua natura un indirizzo
elettronico" e, quindi, realizzando una condotta lecita ai sensi dell'art.
1 bis l.m..
L'eccezione
del convenuto si sviluppa lungo l'erroneo presupposto che il nome a dominio
costituisca un mero indirizzo elettronico, qualificazione che porterebbe
conseguentemente a ritenere che l'uso della parola "armani"
non sia in funzione di marchio.
Ricordato che l'art. 1 bis l.m. limita lo ius excludendi
spettante al titolare della privativa allorché il terzo utilizzi nell'attività
economica il proprio nome e indirizzo purchè
l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi non in
funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva, si osserva che la
riconosciuta funzione distintiva del nome a dominio, cioè di identificazione
dell'attività economica e per essa dei relativi prodotti e servizi, è
circostanza che comprova l'erroneità della qualificazione operata dal convenuto
e, al contempo, vale ad affermare che l'utilizzo del segno in esame come nome a
dominio costituisce una forma di impiego di quel segno proprio in funzione del
marchio.
Da ciò consegue che
Giorgio Armani s.p.a., quale titolare del marchio
Armani fondatamente può vietare al convenuto l'impiego nell'attività economica
come nome a dominio del suo patronimico "armani"
in quanto effettuato in funzione di marchio.
Si aggiunga che la circostanza che il
convenuto abbia registrato come nome a dominio la sola parola "armani", in luogo di quella corrispondente alla ditta
sotto la quale esercita l'attività economica, conferma che di tale parola è
fatto un uso non conforme ai principi della correttezza professionale, stante
l'assenza di ogni doverosa aggiunta sì da differenziare il proprio domain name dal celebre marchio dell'attrice.
Neppure vale il richiamo operato dal
convenuto alla disposizione dell'art. 21 l.m. a mente della quale la
registrazione del marchio non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne
uso nella ditta da lui prescelta.
L'art. 21, coordinato con la disposizione
di cui all'art. 13 che vieta l'adozione come ditta del marchio altrui e letto
alla luce dell'art. 2563 c.c. che detta il contenuto obbligatorio della ditta
laddove stabilisce che deve comunque "contenere almeno il cognome o la
sigla dell'imprenditore", va inteso nel senso di consentire all'avente
diritto al nome di usare il nome stesso nella ditta da lui prescelta, ma anche
di escludere che la ditta medesima possa consistere esclusivamente in quel nome
ove l'inserimento di esso possa dar luogo a risultati confusori.
La facoltà attribuita dalla norma in
commento concerne quindi l'uso del nome nella ditta, nel contesto di elementi
idonei a differenziarla dal marchio registrato in modo da escludere il rischio
di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione tra i due segni.
Ciò rilevato, da un lato si osserva che non
viene affatto contestato al convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta
il proprio nome Armani; dall'altro lato, peraltro, è di tutta evidenza che
laddove il convenuto impiega come nome a dominio la sola parola "armani" si è al di fuori della previsione della norma
invocata, essendo la ditta prescelta dal convenuto - "Armani Luca" -
diversa dal nome a dominio "armani";
pertanto, non è corretto invocare l'art. 21 l.m. per ottenere la tutela di un
segno non corrispondente alla ditta e che, proprio perché differente da essa,
ha di fatto comportato la mancanza di ogni elemento che valesse a
differenziarlo dal marchio registrato della controparte.
Si conferma, pertanto, che la registrazione
e l'utilizzazione da parte del convenuto del nome a dominio "armani" costituisce contraffazione dell'altrui marchio
registrato; ne consegue che al convenuto, ai sensi dell'art. 63 l.m., deve
essere inibito l'utilizzo della parola "armani"
presso la rete Internet come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi
idonei a differenziarla dal marchio dell'attrice.
Ai sensi dell'art. 65 l.m., allo scopo di
ristabilire chiarezza presso il pubblico dei consumatori circa la
riconducibilità del nome a dominio "armani"
al titolare del relativo marchio, il dispositivo della presente sentenza dovrà
essere pubblicato, a spese del convenuto, sui quotidiani "Il Corriere
della Sera" e sulla rivista "Internet Magazine", oltre che sul
sito Internet dell'attrice medesima.
L'attrice invoca anche la tutela prevista
dal codice civile per le ipotesi della concorrenza sleale confusoria
ex art. 2598 c.c..
Secondo Giorgio Armani s.p.a.,
il comportamento del convenuto, il quale utilizza come nome a dominio la parola
corrispondente al marchio "Armani" registrato dall'attrice, è atto
illecito anche ai sensi dell'art. 2598 c.c. in quanto idoneo a creare
confusione con i segni distintivi legittimamente utilizzati dall'attrice.
La sussistenza della fattispecie invocata
dall'attrice è contestata dal convenuto che deduce la mancanza di un rapporto
di concorrenza tra attrice e convenuto i quali operano in settori merceologici
del tutto differenti.
L’art. 2598, n. 1 comma I, c.c., laddove
sanziona l'imprenditore che usa nome o segni distintivi idonei a produrre
confusione con nomi o con segni distintivi legittimamente usati da altri,
accorda una tutela limitata dalla necessità dell'effetto confusorio;
ciò comporta che vi deve essere confondibilità sotto
il profilo merceologico o del tipo di attività svolta in quanto, in mancanza,
non è ravvisabile confusione in senso proprio e cioè la riconduzione di un
prodotto o di un'attività da un imprenditore diverso dal suo autore. Occorre
pertanto, o che i prodotti contrassegnati dai segni confondibili siano a loro
volta confondibili, ovvero che, pur trattandosi di prodotti tra loro non
confondibili, per il fatto di essere contraddistinti da segni confondibili e di
essere merceologicamente affini, fanno ritenere al pubblico che vadano
ricondotti all'attività produttiva o commerciale di un imprenditore diverso da
quello cui competono.
Osservato che la tutela della disposizione
in commento va accordata anche al segno distintivo costituito dal marchio
registrato, sebbene trovi la propria specifica tutela nella legge marchi, si
rileva che non sempre la contraffazione di un marchio costituisce anche concorrenza
sleale confusoria, attesi i limiti della disciplina
di quest'ultima rispetto alla tutela prevista nella legge marchi.
Ciò premesso, se vi è concorrenza sleale
allorché si utilizza un segno altrui per prodotti identici o affini, essendo in
tale caso ravvisabile il rapporto di concorrenza, non altrettanto può dirsi
quando si tratti di prodotti non affini.
In tale ipotesi il titolare del marchio
contraffatto non può invocare anche la tutela dell'articolo in commento, in quanto
non ricorrerà la concorrenza sleale per mancanza del presupposto del rapporto
di concorrenza. In altri termini, mentre la legge marchi conosce una categoria
di segni - i marchi che godono di rinomanza - tutelati ben oltre il principio
di relatività, e quindi al di là del limite dell'affinità tra prodotti, questi
stessi segni non sono tutelabili ai sensi dell'art. 2598 c.c. laddove, per la
mancanza di affinità tra prodotti, non sussista il rapporto di concorrenza.
Applicando questi principi al caso di
specie si vede come l'utilizzo da parte del convenuto del nome "armani" come nome a dominio per accedere ad un sito
ove sono offerti prodotti e servizi del tutto distanti da quelli di pertinenza
dell'attrice e quindi per contrassegnare un settore produttivo che non è in
rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2598 c.c. con quello dell'attrice,
non è riconducibile all'ipotesi della concorrenza sleale confusoria
di cui al numero 1 dell'articolo citato.
Il richiamo operato dall'attrice al concetto
di concorrenza potenziale - per cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 2598
c.c., sarebbe sufficiente un rapporto di concorrenza potenziale tra i soggetti
coinvolti - accolto da una parte della giurisprudenza nella prospettiva di
estendere l'ambito di applicazione della norma in commento, non è idoneo a
superare la conclusione sopraesposta. Ed invero, valutata la concorrenza
potenziale sotto il profilo merceologico, essa può ravvisarsi, non già
considerando astrattamente la mera potenzialità espansiva dell'impresa, bensì
allorché appaia razionalmente prevedibile una estensione dell'ambito operativo
di un'impresa a quello dell'altro.
Orbene, riconoscendo certamente la sicura
tendenza espansiva della società attrice nei diversi settori dell'attività produttiva,
come comprovato, tra l'altro, dall'ampliamento dal settore dell'abbigliamento a
quello dei suoi più disparati accessori, nonché agli articoli per la casa,
libri, composizioni floreali, dolci, deve escludersi che tale estensione possa
in futuro portare ad un'operatività dell'attrice nel settore in cui opera il
convenuto, vista l'assoluta estraneità dell'attività esercitata dall'uno
rispetto a quella dell'altro.
Alla luce di quanto precede, deve
escludersi che nei fatti dedotti dall'attrice siano ravvisabili gli elementi
costitutivi dell'illecito concorrenziale confusorio.
Non viene invece
presa in esame la fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., invocata per
la prima volta dall'attrice in comparsa conclusionale, mentre in atto di citazione
(pag. 16) la condanna del convenuto era stata chiesta solo ai sensi del n. 1
del citato articolo, avendo l'attrice fatto esplicito riferimento alla idoneità
del comportamento del convenuto a creare confusione con i segni distintivi
legittimamente utilizzati dall'attrice medesima; essendo le fattispecie
contemplate dall'art. 2598 c.c. tra di loro autonome, è inammissibile la
richiesta di condanna formulata per la prima volta in comparsa conclusionale ai
sensi del n. 3 in luogo del n. 1 della citata disposizione del codice civile.
Venendo infine a considerare la domanda di
risarcimento del danno, tale domanda non può essere accolta, non avendo
l'attrice fornito alcun elemento di prova relativo al lucro cessante in
concreto ad essa derivato dall'altrui condotta illecita, tenuto conto che il
ricorso alla liquidazione equitativa del danno non è ammissibile laddove la
parte ometta del tutto di fornire specifici dati di fatto al fine della
determinazione del danno stesso.
Le spese del giudizio, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del
convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di
Bergamo, in composizione monocratica, rigettata ogni altra ogni domanda,
eccezione, deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara
l'illiceità della registrazione e della utilizzazione da parte del convenuto
del domain name "armani"
ai sensi della legge marchi e per l'effetto ordina la cancellazione della
parola "armani" nel nome a dominio
registrato in favore del convenuto ed inibisce al convenuto stesso l'uso della
parola "armani" come nome a dominio, ove
non accompagnata da elementi idonei a differenziala dal marchio
"Armani";
- fissa la somma di
euro 5.000 dovuta dal convenuto all'attrice per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione della presente sentenza;
- ordina la
pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura dell'attrice e a
spese del convenuto, sul quotidiano il "Corriere della Sera", sulla
rivista "Internet Magazine", nonché sul sito Internet dell'attrice;
- condanna Armani
Luca alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Giorgio Armani s.p.a., che liquida in complessivi euro 13.526 di cui euro
10.000 per onorari, euro 2.536 per diritti, euro 990 per spese, oltre spese
generali su diritti ed onorari Iva e Cpa;
Bergamo, 3 marzo
2003
Il Giudice Elda Geraci
(la sentenza è stata tratta dal
sito www.rmani.it)