STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

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“Marchi e brevetti”

Normativa nazionale a contenuto generale in materia di proprietà industriale:

Codice Civile (estratto)

(artt. 2563 e segg.: ditta e insegna; artt. 2569 e segg.: del marchio; artt. 2584 e segg.: del diritto di brevetto per invenzioni industriali;

artt. 2592 e segg.: del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni o modelli)

Codice Penale (estratto)

(artt. 473 e segg.; art. 514; artt. 517 e segg.)

Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) (testo aggiornato)

(sul sito altalex.com)

Regolamento di attuazione al Cod. della proprietà industriale (D. Lgs. 13 gennaio 2011, n. 33)

(sul sito altalex.com)

D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale)

(sul sito parlamento.it)

Le Normative nazionali dei paesi UE in materia di Marchi, Disegni e Modelli (nell’opuscolo informativo dell’OAMI - Ufficio per l’armonizzazione nel Mercato Interno)

(sul sito oami.europa.eu) (*)

Normativa comunitaria a contenuto generale in materia di proprietà intellettuale:

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - c.d. direttiva Enforcement)

(sul sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)

Trattati internazionali a contenuto generale in materia di proprietà intellettuale:

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (del 20 marzo 1883 e success. modifiche)

Convenzione istitutiva dell’OMPI (del 14 luglio 1967 e succ. modif.) (sul sito wipo.int)

Accordi GATT/TRIPs (adottati a Marrakeech il 15.04.1994)

Normativa comunitaria in materia di Marchi:

Direttiva 2008/95/Ce del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa)

(sul sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)

Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (sul marchio comunitario)

(sul sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)

Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995 (modalità di esecuz. del Regolamento (CE) n. 40/94 (e succ. modif.) sul marchio comunitario)

(sul sito oami.europa.eu) (*)

Trattati internazionali in materia di Marchi:

Accordo di Madrid (del 15 ottobre 1894 – sulla registrazione internazionale dei marchi)

(sul sito wipo.int) (in inglese)

Protocollo di Madrid (del 27 giungo 1989 e success. modificazioni – sulla registrazione internazionale dei marchi)

sul sito wipo.int) (in inglese)

Paesi aderenti all’Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid

(sul sito wipo.int)

Accordo di Nizza (del 15 giugno 1957 e success. modificazioni - sulla classificazione internaz. dei beni e servizi al fine della registrazione dei marchi)

(sul sito wipo.int)

Accordo di Vienna (del 12 giugno 1973 e succ. modif. - sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi)

(sul sito wipo.int)

Trattato sul diritto dei marchi (sottoscritto a Ginevra il 27 ottobre 1994)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Trattato di Singapore (sottoscritto il 17 marzo 2006)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Trattato di Nairobi (del 26.09.1981 - sulla protezione del simbolo olimpico – ratificato in Italia con Legge 24.07.1985, n. 434)

(sul sito del Coni: scuoladellosport.coni.it)

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Normativa nazionale in materia di Brevetti per invenzioni industriali:

D.M. 2 aprile 2007 (determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuaz. della legge n. 296/2006, art. 1, comma 851)

(sul sito della Camera di Commercio di Pisa: pi.camcom.it)

D.M. 27 giugno 2008 (sulla ricerca di anteriorità riguardo le domando di brevetto per invenzioni industriali)

(sul sito della Camera di Commercio di Lucca: lu.camcom.it)

Normativa comunitaria in materia di Brevetti per invenzioni industriali:

Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (sul certificato protettivo complementare per i medicinali)

(sul sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)

Trattati internazionali in materia di Brevetti per invenzioni industriali:

Convenzione di Strasburgo (del 27 novembre 1963 – concernente l’unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d’invenzione)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Accordo di Strasburgo (del 24 marzo 1971 sulla classificazione internazionale dei brevetti)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Trattato di cooperazione in materia di brevetti – Patent Cooperation Treaty (fatto a Washington il 19 giugno 1970 e succ. modifiche)

(sul sito della wipo.org)

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di Brevetti (in vigore dal 1.07.2010)

(sul sito della wipo.org)

Trattato sul diritto dei Brevetti (adottato a Ginevra il 1 giugno 2000)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (del 7 ottobre 1973 e succ. modifiche)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Trattato di Budapest (del 28 aprile 1977 - sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Normativa nazionale in materia di Invenzioni biotecnologiche:

Legge 22 febbraio 2006, n. 78 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

(sul sito parlamento.it)

Normativa comunitaria in materia di Invenzioni biotecnologiche:

Direttiva 98/44/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 luglio 1998 (sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

(sul sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio, distribuzione di tessuti e cellule umani)

(sul sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)

Trattati internazionali in materia di Indicazioni geografiche e di provenienza:

Accordo di Madrid (rivisto a Lisbona il 31 ottobre 1958 – sulla repressione delle false indicazioni di provenienza)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Normativa comunitaria in materia di Disegni e Modelli:

Direttiva 98/71/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 1998 (sulla protezione dei disegni e modelli)

Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (e successive modifiche – sulle tasse da pagare per la registrazione di disegni e modelli comunitari)

(sul sito oami.europa.eu) (*)

Trattati internazionali in materia di Disegni e Modelli:

Accordo dell’Aja (del 26 novembre 1925 e succ. modifiche – sul deposito internazionale dei disegni o modelli industriali)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Accordo di Locarno (dell’8 ottobre 1968 – sulla classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Normativa nazionale in materia di Novità vegetali:

D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (attuazione della Direttiva 2002/897CE sulle protezione contro l’introduzione e diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o prodotti vegetali)

(sul sito camera.it)

Normativa comunitaria in materia di Novità vegetali:

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 (e successive modifiche - sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali)

(sul sito dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu)

Trattati internazionali in materia di Novità vegetali:

Convenzione UPOV per la protezione delle novità vegetali (del 2 settembre 1961 e succ. modifiche)

(sul sito della Confederazione Elvetica: admin.ch)

Rassegna di giurisprudenza:

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 47081/2011

(ricambi per auto non originali – riproduzione del marchio del costruttore – non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi porre in vendita ricambi per auto non originali sui quali è stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo – in tali casi il marchio del costruttore apposto sugli stessi non svolge la sua tipica funzione distintiva, ma piuttosto quella estetico-descrittiva di riprodurre fedelmente il ricambio originale – occorre pero’ che nella pubblicizzazione del prodotto o nella confezione dello stesso sia chiaramente indicato che si tratta di ricambio non originale – pertanto, “ai fini dell'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., la contraffazione penalmente sanzionabile è solo quella che attiene al marchio nella sua funzione distintiva. E' legittima, invece, nei casi e con i limiti indicati in sentenza, la riproduzione dei marchi con funzione estetico-descrittiva”)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 6254/2011

(il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design")

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 25073/2010

(il reato previsto dall’art. 474 cod. pen. è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l’origine e la provenienza del prodotto - ai fini della configurabilità del predetto reato è sufficiente e necessaria l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione - il reato, pertanto, sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 1906/2010

[l'apprezzamento della confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice del merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo in particolare conto che ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti) detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli]

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 9291/2010

(la divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando cosi la invenzione - non vi è divulgazione allorquando i terzi posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l’invenzione, o quando l’invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, sì da renderne impossibile l’attuazione)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 4531/2008 (l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi e prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno – accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale)

Tribunale Civile di Bari, sentenza n. 2405/2010

(il titolare di un marchio registrato ha diritto di vietare a terzi nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi - aggiungere una quarta striscia non esclude la confondibilità tra i rispettivi segni e quindi non è sufficiente per evitare la contraffazione del marchio Adidas)

(sul sito infogiur.com)

Altre decisioni:

Corte di Giustizia Europea, sentenza 18 ottobre 2011

(non sono brevettabili le invenzioni che comportano l’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali – solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi e sia utile all’embrione umano può essere oggetto di un brevetto)

Corte di Giustizia Europea, sentenza 23 marzo 2010

[il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità - a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da un inserzionista al fine di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare - sulla base dell’articolo 5 comma 1, lett. a) della Direttiva n. 89/104 che riconosce al titolare di un marchio il diritto di “vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato” - Google non può essere ritenuta responsabile di violazione di marchi se degli inserzionisti che si avvalgono del servizio AdWords utilizzano parole chiave che comprendono o sono identiche a marchi di terzi (AdWords” è un servizio di posizionamento a pagamento fornito da Google che consente di selezionare parole chiave da “associare” ad un messaggio pubblicitario che rimanda ad uno specifico sito internet). Gli inserzionisti sono quindi responsabili per violazione di marchio. Invece il prestatore di un servizio di posizionamento (come Google) non viola i diritti di marchio ai sensi della normativa europea, offrendo ai propri clienti solo la possibilità di usare segni identici o simili a marchi, senza farne “uso nel commercio” per se stesso. Tuttavia ai sensi dell’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, il prestatore del servizio di posizionamento è ritenuto responsabile qualora, venuto a conoscenza dell’uso illecito che viene fatto delle parole chiave da parte dell’inserzionista, abbia conseguentemente omesso di rimuovere o disabilitare l’accesso alle parole chiave in questione]

Siti interessanti:

UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

UAMI - Uff. per l’armonizzazione nel Mercato interno

WIPO - World Intellectual Property Organization (OMPI)

United States Patent and Trademark Office

(*) la O.A.M.I.autorizza la riproduzione delle informazioni contenute sul proprio sito a fini non commerciali a condizione che ne venga menzionata la fonte e il carattere non autentico e gratuito (vedi avvisi legali)

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