STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Corte di Cassazione, Sez. I civile,
Sentenza 28 gennaio 2010 - 19 aprile 2010, n. 9291
LA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZ. PRIMA CIVILE
ha
pronunciato la seguente SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
La s.r.l. TAU Machines conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Milano la s.r.l. OMT assumendo che il dispositivo di accumulo e
conteggio di oggetti di carta esposto nello stand della Esposizione
Internazionale Converfiex presso la Fiera di Milano
nel maggio del 1996, di cui era stata autorizzata la descrizione giudiziale,
costituiva contraffazione del brevetto europeo depositato con traduzione
italiana presso l’UIBM avente ad oggetto un dispositivo di accumulazione e di
conteggio di oggetti di carta del quale si era resa cessionaria dalla s.r.l. Rent.
L’attrice chiedeva pertanto accertamento di violazione dei propri diritti con
conseguenti inibitorie, fissazione di penali e risarcimento del danno.
La società convenuta, nel costituirsi, eccepiva la nullità del brevetto perché
il relativo trovato risultava anticipato da analogo dispositivo venduto alla Essebidue sas fin dagli anni ‘90 e comunque non rientrante
nell’ambito di protezione dell’altrui privativa.
Veniva espletata CTU.
Con sentenza pronunziata il 18.10.2001 il giudice monocratico del Tribunale di
Milano reputava che le acquisite risultanze testimoniali attestassero che la
macchina brevettata era identica a quella anni addietro acquistata dalla Essebidue e che - pur trattandosi di unico esemplare - era
stata resa accessibile al pubblico tramite la vendita ad un utilizzatore
professionale sicché, rilevata la carenza di novità per predivulgazione,
rigettava la domanda e dichiarava la nullità del brevetto.
Con i motivi di impugnazione proposti con atto di appello notificato sia al
Pubblico Ministero presso la Procura Generale che alla OMT, la Tau Machines censurava la sentenza che - a suo dire - si era
fondata su testimonianze incerte ed inattendibili e su documentazione equivoca
e priva di rilevanza probatoria, non aveva tenuto conto di altre testimonianze
che avevano riferito il non funzionamento e la non commercializzazione della
macchina prodotta anteriormente al brevetto e mai pubblicizzata nelle riviste
di settore, aveva omesso di considerare che la vendita di un unico esemplare
non bastava a dimostrare la diffusione del trovato e dunque la anteriorità
distruttiva della vantata privativa.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con accoglimento delle domande
tutte disattese in prime cure.
Resisteva l’appellata insistendo per il rigetto del gravame.
Veniva instaurato il contraddittorio anche nei confronti dell’UIBM.
La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2442 del 23.06.2004 - 17.09.2004
rigettava l’appello proposto dalla Tau Machines
s.r.l., confermando la decisione di primo grado in ordine alla dichiarata
nullità di un brevetto.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Tau Machines
srl sulla base di due motivi cui resiste con
controricorso la OMT s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la Tau Machines s.r.l.
deduce la violazione dell’art. 2585 cod. civ., nonché degli artt. 12, 14 e 15
del r.d. 29.6.1939 n. 1127 (legge invenzioni) oltre
che la contraddittorietà della motivazione della sentenza. Sostiene la società
ricorrente che la sentenza della Corte d’Appello di Milano sarebbe incorsa in
errore nel ritenere che una invenzione costituita da una data macchina,
realizzata a livello di “prototipo”, in un unico esemplare, e, come tale,
venduta dal suo produttore ad un terzo ed a questo soltanto, valga ad escludere
la “novità” di una invenzione realizzata con una macchina costruita
successivamente e fatta oggetto di domanda di brevetto europeo da parte di
altri.
Va premesso in linea di fatto che il presupposto del motivo in esame è
costituito dalla dedotta circostanza che il dispositivo realizzato da OMT era
un semplice prototipo non funzionante.
Va a tale proposito rilevato che la Corte d’appello, al contrario, con
motivazione adeguata e basata sulle risultanze processuali, ha accertato che la
macchina venduta dalla OMT alla Essebidue era
perfettamente funzionante, come risultava dalla CTU che aveva attestato che il
meccanismo era completo ed utilizzabile per lo scopo cui era destinato, e dalla
circostanza che lo stesso non venne ulteriormente utilizzato dalla acquirente Essebidue unicamente perché non rispondente alle proprie
esigenze produttive.
Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione, basate principalmente
sulla lettera del 16.12.02 inviata da Scantamburlo
alla Tau Machines, tendono ad offrire una diversa
interpretazione delle risultanze processuali investendo in tal modo
inammissibilmente il merito della decisione.
Le stesse non sono pertanto scrutinabili in questa sede di legittimità.
Ciò posto, l’inammissibilità delle predette censure si riflette inevitabilmente
sulle ulteriori doglianze basate sulla asserita inesistenza della divulgazione
del trovato della OMT, che non avrebbe, quindi, potuto far escludere il
carattere della novità della invenzione della ricorrente per la quale era stato
rilasciato il brevetto europeo.
La Corte d’appello infatti, partendo proprio dal presupposto dell’effettivo
funzionamento del dispositivo della OMT, ha rilevato che “l’unicità
dell’esemplare non vale certo ad escluderlo dallo stato della tecnica che ricomprende
tutto ciò che sia stato reso accessibile al pubblico anche con una
utilizzazione o qualsiasi altro mezzo, bastando cioè la concreta possibilità di
conoscenza del trovato inventivo a prescindere dalla più o meno ristretta
cerchia di persone che siano in qualche modo venute in contatto con quella
idea”.
“Il fatto poi che il dispositivo in questione - dopo essere stata fabbricato -
sia stato venduto e o a un “utilizzatore professionale” in grado di
comprenderne le caratteristiche tecniche e le funzioni rafforza l’effetto
divulgativo anche di quell’unico esemplare proprio in relazione alla potenziale
propagazione della conoscenza effettiva avuta dagli acquirenti”.
“Appare dunque irrilevante il fatto che l’attrezzatura che doveva essere
collegata all’impianto di produzione non sia stata più utilizzata a quello
scopo e sia alla fine rimasta in disuso perché a distruggere la novità
dell’invenzione secondo il concerto “assoluto” od “universale” contenuto
nell’art. 14 L.i. (corrispondente all’art. 54 della
CBE) è sufficiente che uno o più soggetti siano stati in grado di procurarsi
senza abusi la conoscenza del trovato con conseguente possibilità di
diffonderlo (l’abbiano fatto o meno) anteriormente all’avvio dell’altrui
procedura di brevettazione”.
“Il che è innegabile sia avvenuto nel caso in esame posto che la macchina è
stata pacificamente ordinata e consegnata ad una ditta terza e dunque è uscita
dalla sfera di controllo e riservatezza che poteva far capo alla originaria
produttrice venendo visionata da una pluralità di persone, in primis i soci
contitolari di Essebidue (oltre ovviamente le
maestranze) i quali - verificando che l’attrezzatura commissionata non
rispondeva alle loro esigente produttive - evidentemente ne avevano
perfettamente recepita la funzione anticipatrice dei posteriori insegnamenti
brevettuali”.
Tale accertamento circa l’avvenuta divulgazione risulta adeguatamente motivato
sotto il profilo logico - giuridico.
Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire che la divulgazione,
perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità,
sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una
comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero
indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli
elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando
cosi la invenzione. Non vi è quindi divulgazione, ai sensi dell’art. 15 del RD
29 giugno 1939 n. 1127, allorquando i terzi posti a conoscenza dell’invenzione
siano obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori, finanziatori
e simili), o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o
far attuare da altri l’invenzione, o quando l’invenzione venga fatta conoscere
sommariamente o parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori
che la compongono, sì da renderne impossibile l’attuazione. E neppure può
parlarsi di divulgazione allorché il nuovo ritrovato sia stato semplicemente
visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie idonee alla
realizzazione dello stesso. (Cass. 2739/63).
La motivazione fornita dalla Corte d’appello di Milano appare del tutto
conforme ai sopra detti principi.
La stessa, dianzi riportata, ha infatti accertato:
1)
che la vendita del dispositivo, del tutto funzionante, aveva immesso lo stesso
nell’ambito del circuito commerciale ed aveva portato a conoscenza del trovato
un numero imprecisato di persone a partire dai titolari della acquirente Essebidue e delle maestranze;
2)
che queste avevano potuto prender cognizione integrale degli elementi e della
funzione dell’invenzione ed erano sufficientemente competenti per escludere che
il macchinario fosse adeguato al sistema produttivo della Essebidue.
Ciò posto, la motivazione fornita dalla Corte d’appello di Milano appare del
tutto adeguata anche sotto il profilo logico - fattuale e non appare pertanto,
per questo aspetto, suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità
essendo orientamento costante di questa Suprema Corte che costituisce
accertamento di fatto stabilire se un’invenzione brevettata presenti, in
concreto, il requisito della novità, sia sotto il profilo estrinseco, sia sotto
quello intrinseco, onde non è censurabile in sede di legittimità l’apprezzamento
espresso dal giudice del merito secondo cui un determinato trovato non presenta
l’accennato requisito, necessario perché possa formare oggetto di valido
brevetto per invenzione industriale. (Cass. 3014/74; Cass. 1608/71; Cass. 2297/69, Cass. 1922/63; 585/48).
Il
ricorso va pertanto respinto.
La
ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese
generali e accessori di legge.
Decisa
in Roma il 28.01.2010
Depositata
il 19.04.2010